Типы заявок на патент США: продолженные, дивизионные и частичные продолжения.

Введение

Тип патентной заявки

В соответствии с патентным законодательством США, последующая патентная заявка – это патентная заявка, которая подается после ранее поданной патентной заявки и сохраняет за собой к ней право приоритета. Последующая патентная заявка может быть одного из трех типов: заявка-продолжение, выделенная заявка или заявка-продолжение с изменениями. Хотя заявки-продолжения и заявки-продолжения с изменениями, как правило, доступны только в США, выделенные патентные заявки также доступны и в других странах, поскольку такая возможность предусмотрена статьей 4G Парижской конвенции.

Ранняя история

С 1838 по 1861 год изобретатели могли подавать заявки на патенты на усовершенствования своих изобретений. Эти патенты публиковались как "патенты на дополнительное усовершенствование" и получали номера, которым предшествовала аббревиатура "А. И.". Было выдано около 300 таких патентов.

Действующее законодательство

Согласно закону США, изобретатели могут подавать несколько различных типов патентных заявок для защиты новых усовершенствований своих изобретений или различных аспектов этих изобретений. К этим типам патентных заявок относятся заявки "продолжение", "делительная", "продолжение с дополнением" и "перевыдача".

Продолжение

"Заявка на продолжение" – это заявка на патент, поданная заявителем, желающим преследовать дополнительные формулировки пунктов формулы, относящиеся к изобретению, раскрытому в более ранней заявке этого же заявителя ("основная" заявка), которая еще не была выдана или отклонена. Заявка на продолжение использует ту же спецификацию, что и находящаяся на рассмотрении основная заявка, основывает приоритет на дате подачи основной заявки и должна содержать имя хотя бы одного из изобретателей, указанных в основной заявке. Этот тип заявки полезен, когда патентный эксперт одобрил некоторые, но отклонил другие пункты формулы в заявке, или когда заявитель не исчерпал все возможные способы формулирования различных вариантов реализации изобретения. В процессе рассмотрения заявки на продолжение заявитель не имеет права добавлять новые сведения в спецификацию. Если изобретателю необходимо дополнить раскрытие информации в более ранней основной заявке, ему следует подать заявку на продолжение с дополнением.

Запрос о продолжении рассмотрения (RCE)

В типичном случае, патентный эксперт рассматривает патентные притязания и поправки к первоначальной патентной заявке в течение двух раундов "официальных писем" перед завершением экспертизы. Однако, часто двух официальных писем недостаточно для разрешения всех вопросов в процессе получения патента. Запрос на продолжение экспертизы (RCE) – это запрос заявителя о возобновлении преследования заявки после того, как патентное ведомство вынесло "окончательный" отказ или после завершения преследования "по существу" (например, уведомлением о выдаче патента или окончательным отказом). RCE не рассматривается как продолженная патентная заявка, а вместо этого возобновляется преследование текущей заявки. Изобретатель оплачивает дополнительный патентный сбор и продолжает представлять свои аргументы патентному эксперту. До 8 июня 1995 года подача RCE была невозможна.

Программа QPIDS

Из-за большого количества поступивших в последний момент запросов на продолжение экспертизы (RCE) в связи с обнаружением новых документов, относящихся к уровню техники, и дополнительной нагрузки, которую эти RCE создают для экспертизы, USPTO запустила в мае 2012 года пилотную программу по быстрому раскрытию информации (QPIDS). Эта программа позволяет подавать заявление о раскрытии информации (IDS) в период времени после уплаты пошлины за выдачу, но до выдачи патента. Запрос на продолжение экспертизы выполняется и экспертиза возобновляется только в том случае, если эксперт сочтет представленные в IDS документы существенными. До запуска программы QPIDS единственным способом представить новые документы, относящиеся к уровню техники, в этот период времени был запуск полномасштабного RCE. Подача запроса QPIDS требует уплаты полной пошлины за RCE и IDS, которые возвращаются, если RCE не инициируется. Однако пошлина за подачу запроса QPIDS возврату не подлежит. Около 2018 года программа QPIDS стала постоянной, несмотря на то, что собственное исследование USPTO, проведенное в 2014 году, показало очень низкий уровень участия заявителей.

Дивизионный

Раздельная заявка также претендует на приоритет, основанный на дате подачи родительской заявки, но отличается от заявки на продолжение тем, что раздельная заявка охватывает отличное или независимое изобретение, "выделенное" из родительской заявки. В раздельной заявке должен быть указан как минимум один из изобретателей, названных в родительской заявке. Раздельная заявка часто подается после того, как эксперт выдал "требование об ограничении объема притязаний", поскольку патент может охватывать только одно изобретение (см. требование единства изобретения). Практика патентного ведомства США по разделению патентных заявок на множество раздельных заявок подвергалась критике как злоупотребление, направленное на увеличение доходов USPTO за счет правообладателей патентов.

Продолжение частично (CIP)

Заявка "продолжение с дополнением" ("CIP" или "CIP заявка") – это заявка, в которой заявитель добавляет объекты, не раскрытые в родительской патентной заявке, но повторяет существенную часть описания родительской заявки и имеет по крайней мере одного общего изобретателя с родительской заявкой. CIP заявка является удобным способом для получения правовой охраны усовершенствований, разработанных после подачи родительской заявки. Она является правопреемницей более ранних патентов на "дополнительные улучшения", упомянутых выше. В отношении заявки "продолжение с дополнением" требования, относящиеся к объектам, которые также были раскрыты в родительской заявке, сохраняют дату приоритета родительской заявки, в то время как требования, относящиеся к дополнительным объектам, имеют право только на дату подачи CIP заявки. Патент на переиздание имеет кодовый знак E.

Споры вокруг попыток изменений USPTO в практике продолжения

В 2007 году USPTO объявило о новых правилах в соответствии с 37 CFR (опубликовано 21 августа 2007 года), которые значительно изменят процедуры в отношении заявок на продолжение в USPTO. Ранее правила USPTO позволяли изобретателю подавать столько заявок на продолжение, сколько необходимо для получения желаемой широты формулировки пунктов охраны. Данную процедуру критиковали за создание неопределенности относительно объема правовой охраны, предоставляемой патентной заявкой. Например, изобретатель мог добиться раннего одобрения пунктов охраны с ограниченным объемом, а затем продолжать подавать заявки на продолжение в течение многих лет, стремясь к более широкому охвату. Так, изобретатель Джером Лемэльсон подавал серию заявок на продолжение в течение тридцати лет, чтобы получить очень широкий патент на считыватели штрих-кодов. Этот патент был выдан в 1984 году, задолго до того, как считыватели штрих-кодов стали неотъемлемой частью экономики США. Лемэльсон смог получить более миллиарда долларов в виде лицензионных платежей от крупных компаний, использующих считыватели штрих-кодов. (Однако следует отметить, что патенты Лемэльсона на оптическое распознавание были выданы в соответствии с правилом, которое впоследствии было изменено, согласно которому срок действия патентов истекает через 17 лет после выдачи патента, независимо от даты подачи заявки. Для патентов, поданных 8 июня 1995 года или позднее, в соответствии с Соглашением ТРИПС, срок действия патентов-продолжений истекает через 20 лет с даты подачи заявки на патент-основу, независимо от даты выдачи патента. Таким образом, стратегия Лемэльсона, заключающаяся в принятии мер, откладывающих дату выдачи патента ("патенты-подводные лодки"), больше не позволит продлить срок действия патента.) Чтобы минимизировать предполагаемое злоупотребление патентной системой, USPTO предложило несколько изменений в правилах, касающихся количества заявок на продолжение, которые может подать заявитель. Предлагаемые изменения были объявлены 3 января 2006 года и опубликованы в окончательной редакции 21 августа 2007 года после внесения различных поправок с учетом полученных в ходе публичного обсуждения замечаний (в ходе которого общественность была приглашена к комментированию предлагаемых изменений в правилах). Многие положения новых правил вступили в силу 1 ноября 2007 года; однако определенные дополнительные исключения применяются к заявкам на продолжение, поданным до даты публикации 21 августа 2007 года, даже после 1 ноября 2007 года. Предлагаемые правила ограничивали бы изобретателя подачей двух заявок на продолжение для каждого типа изобретения, раскрытого в первоначальной патентной заявке, если только заявитель не сможет представить "обоснованные причины" для подачи дополнительных заявок на продолжение. Кроме того, заявители могли подавать только один RCE для каждого "семейства" заявок (то есть группы заявок, включающей первоначальные заявки и каждую из заявок на продолжение, претендующих на приоритет первоначальной заявки), если только USPTO не предоставит заявителю разрешение, основываясь на "обоснованных причинах". Предлагаемые изменения в целом вызвали возражения со стороны патентных поверенных и адвокатов, производственных компаний, биотехнологических компаний и независимых изобретателей. Выражалась обеспокоенность тем, что изменения в правилах не учитывают трудности, обычно возникающие при получении патента, и что изменения приведут к тому, что изобретатели не смогут получить полный объем патентной защиты, на который они имеют право. Группы также утверждали, что изменения в правилах не соответствуют действующим правилам в отношении заявок на продолжение. Изменения правил в целом были одобрены компаниями, занимающимися разработкой программного обеспечения, компаниями-производителями электроники и государственными учреждениями США по причинам, указанным выше. Сторонники изменений в правилах считали, что они соответствуют законам, регулирующим практику заявок на продолжение. 22 августа 2007 года изобретатель д-р Триантафилос Тафас подал иск против USPTO в Окружной суд США по восточному округу Вирджинии, утверждая, что изменения в правилах нарушают патентное законодательство США и, следовательно, являются недействительными. Ненадежный источник: дата=октябрь 2007. 9 октября 2007 года фармацевтическая компания GlaxoSmithKline подала аналогичный иск с требованием о выдаче предварительного запрета на применение новых правил. Ненадежный источник: дата=октябрь 2007. Суд объединил оба дела и назначил слушание по ходатайству GlaxoSmithKline на 31 октября, за день до вступления правил в силу. Ненадежный источник: дата=октябрь 2007. 31 октября суд удовлетворил ходатайство о выдаче предварительного запрета, который запрещает USPTO применять патентные правила в отношении заявок на продолжение и пунктов охраны, которые должны были вступить в силу на следующий день. 1 апреля 2008 года запрет был сделан постоянным, но в марте 2009 года он был отменен Апелляционным судом США по федеральному округу. В октябре 2009 года USPTO отозвало предлагаемые изменения в правила в отношении заявок на продолжение.

In 2007, USPTO announced new regulations under 37 CFR (published August 21, 2007) that would significantly alter procedures regarding continuation applications before the USPTO. Previously, USPTO rules allowed an inventor to file as many continuations as necessary to get desired breadth of claims. The procedure was criticized for creating uncertainty as to what is covered or could be covered by a given patent application. An inventor, for example, could have sought to get claims with limited scope approved early, and then continue to file continuations over many years seeking broader coverage. For example, inventor Jerome H. Lemelson filed a series of continuations over thirty years to get a very broad patent on bar code readers. This patent was issued in 1984, long after bar code readers had become an integral part of the U. S. economy. Lemelson was then able to collect over a billion dollars in license fees from large companies using bar code readers. (Note however that the Lemelson optical recognition patents followed a since replaced rule under which patents would expire 17 years after the patent was granted, regardless of when the patent application was filed. For patents filed on or after June 8, 1995, under the TRIPS agreement, continuation patents expire 20 years from the date of filing of the parent patent application, regardless of when the patent is granted. Thus, Lemelson's "submarine patents" strategy of taking steps that would delay the patent grant date will no longer extend the patent expiration date.) To minimize this alleged abuse of the patent system, the USPTO proposed several changes to the rules as to the number of continuations an applicant can file. The proposed changes were announced on January 3, 2006, and were published in final form on August 21, 2007, after various modifications were made pursuant to input received as public notice and comment (during which the public was invited to comment on the proposed rule changes). Many of the provisions in the new rules went into effect November 1, 2007; however, certain additional exemptions apply for continuation applications filed before the publication date of August 21, 2007, even after November 1, 2007. The proposed rules would have limited an inventor to filing two continuation applications for each type of invention disclosed in an original patent application, unless the applicant can show "good cause" for filing additional continuations. Furthermore, applicants could file only one RCE for each "family" of applications (that is, the group of applications including original applications and each of the continuation applications claiming the benefit of priority of the original application) unless the USPTO granted the applicant permission upon showing "good cause". The proposed changes were generally opposed by patent agents and attorneys, manufacturing companies, biotechnology companies, and independent inventors. There was concern that the rule changes failed to consider the difficulties commonly encountered in getting a patent, and that the changes would result in inventors failing to get the full range of patent protection to which they are entitled. The groups also maintained that the rule changes were not consistent with the current regulations on continuations. The rule changes were generally favored by software companies, electronics companies and US government agencies for the reasons given above. Those that favored the rule changes felt that said changes were consistent with the laws governing continuation practice. On August 22, 2007, inventor Dr. Triantafyllos Tafas sued the USPTO in the United States District Court of the Eastern District of Virginia on the ground that the rule changes were in violation of the U. S. patent law and therefore are invalid. Unreliable source: date=October 2007 On October 9, 2007, pharmaceutical company GlaxoSmithKline filed a similar suit seeking a preliminary injunction to prevent the enforcement of the new rules. Unreliable source: date=October 2007 The court consolidated the two cases and scheduled a hearing on GlaxoSmithKline's motion for October 31, one day before the rules were to go into effect. Unreliable source: date=October 2007 On October 31, the court granted a preliminary injunction which prohibits the USPTO from enforcing the patent rules on continuations and claims which were to come into effect the following day. On April 1, 2008, the injunction was made permanent, but in March 2009, it was overturned by United States Court of Appeals for the Federal Circuit. In October 2009, USPTO withdrew proposed changes to the continuation rules.