Введение
Закон о защите потребителей от киберсквоатинга (ACPA), 15 U.S.C. § 1125(d), (принятый в качестве части) – это закон США, принятый в 1999 году, который устанавливает основания для иска в связи с регистрацией, торговлей или использованием доменного имени, вводящего в заблуждение сходного с товарным знаком или личным именем, либо размывающего его исключительность. Закон был разработан для противодействия "киберсквоттерам", которые регистрируют интернет-доменные имена, содержащие товарные знаки, без намерения создавать легитимный веб-сайт, а вместо этого планируют продать доменное имя владельцу товарного знака или третьему лицу. Критики ACPA выражают обеспокоенность по поводу неглобального охвата закона и его потенциала для ограничения свободы слова, в то время как другие оспаривают эти утверждения. До принятия ACPA владельцы товарных знаков в значительной степени полагались на Федеральный закон о размытии товарных знаков (FTDA) для подачи исков к регистраторам доменных имен. FTDA был принят в 1995 году, в том числе с целью пресечения злоупотреблений доменными именами. В истории законодательства FTDA конкретно упоминается, что размытие товарных знаков в доменных именах вызывало обеспокоенность Конгресса и послужило мотивом для принятия этого закона. Сенатор Лихи заявил, что "надеется, что этот закон о борьбе с размытием поможет остановить использование вводящих в заблуждение интернет-адресов, выбираемых теми, кто использует товарные знаки, связанные с продуктами и репутацией других". Топпен использовал домен panavision.com для размещения фотографий города Пана, штат Иллинойс, и, когда его попросили прекратить, он предложил продать доменное имя Panavision за 13 000 долларов. Товарный знак признается известным, если его владелец сможет доказать, что этот знак "широко известен широкой потребительской публикой Соединенных Штатов как обозначение источника товаров или услуг владельца знака". "Торговля" в контексте доменных имен включает, но не ограничивается "продажей, покупкой, кредитами, залогами, лицензиями, обменом валюты и любыми другими передачами за вознаграждение или получением вознаграждения в обмен на передачу". ACPA также требует, чтобы знак был отличительным или известным на момент регистрации. При определении наличия у регистратора доменного имени недобросовестных намерений получения прибыли суд может учитывать множество факторов, в том числе девять, перечисленных в законе: права регистратора на товарный знак или другие права интеллектуальной собственности в отношении доменного имени; содержит ли доменное имя законное или общепринятое имя регистратора; предшествующее использование регистратором доменного имени в связи с добросовестным предложением товаров или услуг; добросовестное некоммерческое или справедливое использование регистратором знака на сайте, доступном по доменному имени; намерение регистратора перенаправить клиентов с онлайн-ресурса владельца знака, что может нанести ущерб деловой репутации, связанной со знаком, в целях получения коммерческой выгоды или с намерением очернить или дискредитировать знак; предложение регистратора передать, продать или иным образом уступить доменное имя владельцу знака или третьему лицу за финансовое вознаграждение, не используя знак на легитимном сайте; предоставление вводящей в заблуждение ложной контактной информации при подаче заявки на регистрацию доменного имени; регистрация или приобретение регистратором нескольких доменных имен, идентичных или вводящих в заблуждение сходных с товарными знаками других лиц; и степень отличительности или известности знака в доменном имени. ACPA не препятствует добросовестному использованию товарных знаков или любому использованию, защищенному Первой поправкой к Конституции США, включая сайты критики. В деле Mayflower Transit, L.L.C. v. Prince, 314 F. Supp. 2d 362 (D. N. J. 2004), суд установил, что первые два условия иска Mayflower по ACPA были легко выполнены, поскольку (1) их зарегистрированный товарный знак был отличительным и (2) доменное имя ответчика "mayflowervanline.com" было вводящим в заблуждение сходным с товарным знаком истца Mayflower. Однако, когда суд рассматривал третье условие иска истца по ACPA, а именно, зарегистрировал ли ответчик свое доменное имя с недобросовестным намерением получить прибыль от истца, суд установил, что ответчик использовал знак добросовестно в некоммерческих целях, и поэтому иск по ACPA не был удовлетворен. "Мотив ответчика в регистрации спорных доменных имен заключался в выражении недовольства клиентов через интернет". Регистратор, реестр доменных имен или другой орган управления доменными именами не несет ответственности за судебный запрет или возмещение убытков, за исключением случаев недобросовестного поведения или грубой небрежности. В то время как § 1125 защищает владельцев товарных знаков, 15 U.S.C. § 1129 защищает любое живое лицо от включения его личного имени в доменное имя, но только в том случае, если доменное имя зарегистрировано для получения прибыли от перепродажи. Апелляционный суд девятого округа вызвал переполох в 2013 году, постановив в деле Petroliam Nasional Berhad (Petronas) v. GoDaddy.com, 737 F.3d 546 (9th Cir. 2013), запрос на пересмотр отклонен 135 S. Ct. 55 (2014), что не существует основания для иска о содействии киберсквоатингу, то есть вторичной ответственности по ACPA. Суд пришел к такому выводу, несмотря на обширную судебную практику, допускающую такую ответственность, когда установлено, что регистратор действовал за пределами обычных административных полномочий по регистрации доменных имен. Он также опирался на дело Central Bank of Denver v. First Interstate Bank of Denver и исходил из определения Апелляционного суда, что ACPA не является частью Закона о товарных знаках и, следовательно, не включен в правило, допускающее вторичную ответственность за нарушение прав на товарный знак, изложенное в деле Inwood Labs v. Ives Labs, 456 U.S. 844 (1982).
Registrant's trademark or other intellectual property rights in the domain name;
Whether the domain name contains the registrant's legal or common name;
Registrant's prior use of the domain name in connection with the bona fide offering of goods or services;
Registrant's bona fide noncommercial or fair use of the mark in a site accessible by the domain name;
Registrant's intent to divert customers from the mark owner's online location that could harm the goodwill represented by the mark, for commercial gain or with the intent to tarnish or disparage the mark;
Registrant's offer to transfer, sell, or otherwise assign the domain name to the mark owner or a third party for financial gain, without having used the mark in a legitimate site;
Registrant's providing misleading false contact information when applying for registration of the domain name;
Registrant's registration or acquisition of multiple domain names that are identical or confusingly similar to marks of others; and
Extent to which the mark in the domain is distinctive or famous. The ACPA does not prevent the fair use of trademarks or any use protected by the First Amendment, which includes gripe sites. In Mayflower Transit, L. L. C. v. Prince, 314 F. Supp. 2d 362 (D. N. J 2004), the court found that the first two prongs of Mayflower's ACPA claim were easily met because (1) their registered trademark was distinctive and (2) Defendant's "mayflowervanline. com" was confusingly similar to Plaintiff's Mayflower trademark. However, when the court was examining the third prong of Plaintiff's ACPA claim, whether Defendant registered its domain name with the bad faith intent to profit from Plaintiff, the court found Defendant had a bona fide noncommercial use of the mark, therefore, the ACPA claim failed. "Defendant's motive for registering the disputed domain names was to express his customer dissatisfaction through the medium of the Internet." The domain name registrar or registry or other domain name authority is not liable for injunctive or monetary relief except in the case of bad faith or reckless disregard. While § 1125 protects trademark owners, 15 U. S. C. § 1129 protects any living person from having their personal name included in a domain name, but only when the domain name is registered for profitable resale. The Ninth Circuit Court of Appeals caused a stir in 2013 when it held, in Petroliam Nasional Berhad (Petronas) v. GoDaddy. com, 737 F.3d 546 (9th Cir. 2013), petition for cert. denied 135 S. Ct. 55 (2014), that there is no cause of action for contributory cybersquatting, i. e. secondary liability under the ACPA. It so held notwithstanding the extensive body of case law permitting such liability where a registrar is shown to have acted outside the normal ministerial bounds of domain registration. It also relied on Central Bank of Denver v. First Interstate Bank of Denver and premised on the Circuit Court's determination that the ACPA is not part of the Lanham Act and therefore not included in the rule permitting secondary liability for trademark infringement enunciated in Inwood Labs v. Ives Labs, 456 U. S. 844 (1982).
ACPA против UDRP
Вместо подачи иска в федеральный суд на основании ACPA, владелец товарного знака может выбрать административное разбирательство в соответствии с единой политикой разрешения споров по доменным именам (UDRP) ICANN. UDRP позволяет владельцу товарного знака оспаривать регистрацию доменных имен в рамках ускоренной административной процедуры. Доменеры могут зарабатывать значительные средства, покупая и продавая доменные имена. Если домен сброшен в течение пятидневного льготного периода, плата не взимается. В деле Verizon California, Inc. против Navigation Catalyst Systems, 568 F. Supp. 2d 1088 (C. D. Cal. 2008), доменщик проиграл дело по ACPA. Один из ответчиков, Basic Fusion, Inc., утверждал, что они не являются киберсквоттерами, однако, будучи интернет-регистратором, аккредитованным ICANN, они могли регистрировать доменные имена от имени своих клиентов и специализировались на "массовой регистрации". Navigation Catalyst Systems, другой ответчик и клиент Basic Fusion, использовал свой "фирменный автоматизированный инструмент" для поиска незарегистрированных доменных имен, которые затем регистрировались через Basic Fusion. Истец Verizon утверждал, что ответчики "зарегистрировали" 1392 доменных имени, вводяще схожих с товарными знаками истца.