Коммерческая тайна: защита конфиденциальной информации и конкурентных преимуществ

Введение

Бизнес-информация, хранящаяся в секрете для получения или поддержания конкурентного преимущества.

Коммерческая тайна – это вид интеллектуальной собственности, включающий формулы, способы ведения бизнеса, процессы, конструкции, инструменты, образцы или сборники информации, которые обладают экономической ценностью, поскольку не являются общеизвестными и не могут быть легко получены другими законными способами, и в отношении которых владелец принимает разумные меры для сохранения конфиденциальности. Законодательство об интеллектуальной собственности предоставляет владельцу коммерческой тайны право запрещать другим раскрывать эту информацию. В некоторых странах коммерческая тайна называется конфиденциальной информацией.

Стоимость

Торговые секреты — важный, но невидимый компонент интеллектуальной собственности компании (IP). Их вклад в стоимость компании, оцениваемую рыночной капитализацией, может быть существенным. Поскольку этот вклад невидимый, его сложно оценить. Тем не менее, исследования показывают, что изменения в законодательстве о коммерческой тайне влияют на расходы бизнеса на исследования и разработки (НИОКР) и патенты. Эти исследования предоставляют косвенные доказательства ценности коммерческой тайны.

Защита

В отличие от зарегистрированной интеллектуальной собственности, коммерческая тайна по определению не разглашается широкой публике. Вместо этого владельцы коммерческой тайны стремятся защитить конфиденциальную информацию от конкурентов, внедряя специальные процедуры обработки, а также технологические и юридические меры безопасности. Наиболее частой причиной возникновения споров о коммерческой тайне является уход бывших сотрудников компаний, владеющих коммерческой тайной, к конкурентам с подозрением на передачу или использование ценной конфиденциальной информации, принадлежащей их прежнему работодателю. Юридическая защита включает соглашения о неразглашении (NDA), а также условия о работе по найму и неконкуренции. Иными словами, в обмен на возможность трудоустройства у владельца секрета, сотрудник может согласиться не раскрывать конфиденциальную информацию своего потенциального работодателя, передать или уступить работодателю права собственности на интеллектуальную работу и результаты труда, созданные в процессе (или в качестве условия) работы, и не работать у конкурента в течение определенного периода времени (иногда в пределах определенного географического региона). Нарушение соглашения обычно влечет за собой возможность применения значительных финансовых санкций, что снижает стимулы к разглашению коммерческой тайны. Коммерческая тайна может быть защищена посредством судебных исков, включая судебный запрет, предотвращающий нарушение конфиденциальности, возмещение убытков, а в некоторых случаях – штрафные санкции и оплату услуг адвокатов. В исключительных случаях, в рамках закона о защите коммерческой тайны (DTSA), допускается изъятие имущества по решению суда для предотвращения распространения коммерческой тайны. Владелец коммерческой тайны также может требовать аналогичных соглашений от других сторон, таких как поставщики, лицензиаты и члены совета директоров. Поскольку компания может защитить свою конфиденциальную информацию посредством соглашений о неразглашении, договоров о работе по найму и неконкуренции со своими заинтересованными сторонами (в рамках ограничений трудового законодательства, включая только разумные ограничения по географическому и временному охвату), эти договорные меры фактически создают монополию на секретную информацию, которая не истекает, как срок действия патента или авторского права. Однако отсутствие формальной защиты, связанной с зарегистрированными правами интеллектуальной собственности, означает, что третья сторона, не связанная подписанным соглашением, не может быть предотвращена от самостоятельного воспроизведения и использования секретной информации после ее обнаружения, например, путем обратной разработки. Поэтому коммерческие секреты, такие как секретные формулы, часто защищаются путем ограничения доступа к ключевой информации узким кругом доверенных лиц. Известными примерами продуктов, защищенных коммерческой тайной, являются ликер Chartreuse и Coca-Cola. Поскольку защита коммерческой тайны может, в принципе, быть неограниченной по времени, она может предоставить преимущество перед патентной защитой и другими зарегистрированными правами интеллектуальной собственности, которые имеют ограниченный срок действия. Например, компания Coca-Cola не имеет патента на формулу Coca-Cola и успешно защищает ее на протяжении гораздо большего количества лет, чем 20 лет, которые обеспечивал бы патент. Фактически, Coca-Cola отказалась раскрывать свою коммерческую тайну по решению, как минимум, двух судей.

In contrast to registered intellectual property, trade secrets are, by definition, not disclosed to the world at large. Instead, owners of trade secrets seek to protect trade secret information from competitors by instituting special procedures for handling it, as well as implementing both technological and legal security measures. The most common reason for trade secret disputes to arise is when former employees of trade secret bearing companies leave to work for a competitor and are suspected of taking or using valuable confidential information belonging to their former employer. Legal protections include non disclosure agreements (NDAs), and work for hire and non compete clauses. In other words, in exchange for an opportunity to be employed by the holder of secrets, an employee may agree to not reveal their prospective employer's proprietary information, to surrender or assign to their employer ownership rights to intellectual work and work products produced during the course (or as a condition) of employment, and to not work for a competitor for a given period of time (sometimes within a given geographic region). Violating the agreement generally carries the possibility of heavy financial penalties, thus disincentivizing the revealing of trade secrets. Trade secret information can be protected through legal action including an injunction preventing breaches of confidentiality, monetary damages, and, in some instances, punitive damages and attorneys’ fees too. In extraordinary circumstances, an ex parte seizure under the Defend Trade Secrets Act (DTSA) also allows for the court to seize property to prevent the propagation or dissemination of the trade secret. A holder of a trade secret may also require similar agreements from other parties, such as vendors, licensees, and board members. As a company can protect its confidential information through NDA, work for hire, and non compete contracts with its stakeholders (within the constraints of employment law, including only restraint that is reasonable in geographic and time scope), these protective contractual measures effectively create a monopoly on secret information that does not expire as would a patent or copyright. The lack of formal protection associated with registered intellectual property rights, however, means that a third party not bound by a signed agreement is not prevented from independently duplicating and using the secret information once it is discovered, such as through reverse engineering. Therefore, trade secrets such as secret formulae are often protected by restricting the key information to a few trusted individuals. Famous examples of products protected by trade secrets are Chartreuse liqueur and Coca Cola. Because protection of trade secrets can, in principle, extend indefinitely, it may provide an advantage over patent protection and other registered intellectual property rights, which last for a limited duration. For example, the Coca Cola company has no patent for the formula of Coca Cola and has been effective in protecting it for many more years than the 20 years of protection that a patent would have provided. In fact, Coca Cola refused to reveal its trade secret under at least two judges' orders.

Неправомерное присвоение

Компании часто пытаются выявить коммерческие секреты друг друга законными методами, такими как обратная инженерия или переманивание сотрудников, а также потенциально незаконными методами, включая промышленный шпионаж. Акты промышленного шпионажа обычно являются незаконными, и наказания за них могут быть суровыми. Значение этой незаконности для законодательства о коммерческой тайне заключается в следующем: если коммерческая тайна была получена неправомерным путем (это понятие несколько шире, чем "незаконные средства", но включает и их), то тайна, как правило, считается похищенной. Следовательно, если коммерческая тайна была получена посредством промышленного шпионажа, ее приобретатель, вероятно, понесет юридическую ответственность за ее неправомерное приобретение. Однако владелец коммерческой тайны обязан в определенной степени защищать ее от такого шпионажа, поскольку в большинстве правовых систем коммерческая тайна считается существующей только в том случае, если ее предполагаемый владелец принимает разумные меры для сохранения ее конфиденциальности.

История

Комментаторы, начиная с А. Артура Шиллера, утверждают, что коммерческие секреты были защищены в соответствии с римским правом посредством иска, известного как *actio servi corrupti*, интерпретируемого как «иск о развращении раба» (или иск о коррумпировании слуги). Римское право описывается следующим образом: римский владелец товарного знака или фирменного наименования был юридически защищен от недобросовестного использования конкурентом посредством *actio servi corrupti*, которую римские юристы использовали для предоставления коммерческой защиты под видом частноправовых исков. «Если, как полагает автор [пишет Шиллер], различные частные иски были доступны для удовлетворения коммерческих потребностей, государство действовало точно так же, как и сегодня». Предположение о том, что право о коммерческой тайне имеет корни в римском праве, было впервые высказано в 1929 году в статье журнала Columbia Law Review под названием «Торговые секреты и римское право: *Actio Servi Corrupti*», которая была воспроизведена в книге Шиллера «Американский опыт римского права» (1971). См. «Торговые секреты и римское право: миф развеян», с. 19. Однако профессор юридической школы Университета Джорджии Алан Уотсон утверждал в книге «Торговые секреты и римское право: миф развеян», что *actio servi corrupti* не использовалась для защиты коммерческих секретов. Скорее, он объяснил: «Шиллер печально заблуждается в том, что происходило. *Actio servi corrupti*, возможно, или потенциально могла быть использована для защиты коммерческих секретов и других подобных коммерческих интересов. Но это не было ее назначением и, в лучшем случае, являлось лишь побочным эффектом. Однако нет ни малейших доказательств того, что этот иск когда-либо использовался таким образом. В этом отношении *actio servi corrupti* не уникальна. То же самое можно сказать о многих частноправовых исках, включая иски о краже, повреждении имущества, депонировании и передаче имущества. Все они, полагаю, могли бы быть использованы для защиты коммерческих секретов и т.д., но нет никаких доказательств, что это было сделано. Странно рассматривать римскую *actio servi corrupti* как аналог современного законодательства о защите коммерческих секретов и других подобных коммерческих интересов. И в Соединенных Штатах в 1837 году в деле *Vickery v. Welch*. Хотя эти дела касались первых известных исков по общему праву, основанных на современной концепции права о коммерческой тайне, ни одно из них не предусматривало судебный запрет; речь шла лишь о возмещении убытков. В то время как в США это произошло только в деле *Taylor v. Blanchard* 1866 года. Право о коммерческой тайне продолжало развиваться по всей территории Соединенных Штатов как совокупность законов штатов. В 1939 году Американский юридический институт опубликовал «Пересмотр деликтного права», содержащий сводку законов о коммерческой тайне в разных штатах, которая служила основным источником до конца века. Однако по состоянию на 2013 год только четыре штата — Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Техас — по-прежнему полагаются на «Пересмотр» в качестве основного руководства (помимо прецедентного права штата). Недавно также была выдвинута теория о том, что доктрина коммерческой тайны должна защищать конкурентоспособную ценную личную информацию руководителей компаний, в концепции, известной как «коммерческие секреты руководителей».

Commentators starting with A. Arthur Schiller assert that trade secrets were protected under Roman law by a claim known as actio servi corrupti, interpreted as an "action for making a slave worse" (or an action for corrupting a servant). The Roman law is described as follows:

[T]he Roman owner of a mark or firm name was legally protected against unfair usage by a competitor through the actio servi corrupti which the Roman jurists used to grant commercial relief under the guise of private law actions. "If, as the writer believes [writes Schiller], various private cases of action were available in satisfying commercial needs, the state was acting in exactly the same fashion as it does at the present day." The suggestion that trade secret law has its roots in Roman law was introduced in 1929 in a Columbia Law Review article called "Trade Secrets and the Roman Law: The Actio Servi Corrupti", which has been reproduced in Schiller's, An American Experience in Roman Law 1 (1971). See Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded, at 19. However, the University of Georgia Law School professor Alan Watson argued in Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded that the actio servi corrupti was not used to protect trade secrets. Rather, he explained:

<blockquote>Schiller is sadly mistaken as to what was going on. The actio servi corrupti presumably or possibly could be used to protect trade secrets and other similar commercial interests. That was not its purpose and was, at most, an incidental spin off. But there is not the slightest evidence that the action was ever so used. In this regard the actio servi corrupti is not unique. Exactly the same can be said of many private law actions including those for theft, damage to property, deposit, and production of property. All of these could, I suppose, be used to protect trade secrets, etc., but there is no evidence they were. It is bizarre to see any degree the Roman actio servi corrupti as the counterpart of modern law for the protection of trade secrets and other such commercial interests. and in the United States in 1837 in Vickery v. Welch. While those cases involved the first known common law causes of action based on a modern concept of trade secret laws, neither involved injunctive relief; rather, they involved damages only. while in the United States, it took until the 1866 case Taylor v. Blanchard. Trade secrets law continued to evolve throughout the United States as a hodgepodge of state laws. In 1939, the American Law Institute issued the Restatement of Torts, containing a summary of trade secret laws across states, which served as the primary resource until the latter part of the century. As of 2013, however, only four states—Massachusetts, New Jersey, New York, and Texas—still rely on the Restatement as their primary source of guidance (other than their body of state case law). It has also been recently theorized that the doctrine of trade secrets should protect competitively valuable, personal information of company executives, in a concept known as "executive trade secrets".

Сравнение с другими законами об интеллектуальной собственности

В Соединенных Штатах коммерческая тайна не защищена законом так же, как патенты или товарные знаки. Исторически товарные знаки и патенты защищены федеральными законами, соответственно, Законом Ланэма и Законом о патентах, в то время как коммерческие секреты обычно защищены законами штатов, и большинство штатов приняли Единый закон о коммерческих секретах (UTSA), за исключением Массачусетса, Нью-Йорка и Северной Каролины. Однако с 2016 года ситуация изменилась с принятием Закона о защите коммерческих секретов (DTSA), благодаря чему коммерческие секреты также подлежат защите в соответствии с федеральным законом. Одно из различий между патентами и товарными знаками, с одной стороны, и коммерческой тайной, с другой, заключается в том, что коммерческая тайна защищена только тогда, когда владелец принял разумные меры для защиты информации как секрета (см. (3)(A)). В разных странах действуют различные правила в отношении товарных знаков. При условии, что рассматриваемый знак соответствует определенным стандартам защитоспособности, товарные знаки, как правило, защищены от нарушения на том основании, что иное использование может ввести потребителей в заблуждение относительно происхождения или характера товаров, если знак был ассоциирован с конкретным поставщиком. Аналогичные соображения применимы к знакам обслуживания и оформлению торговой марки (trade dress). По определению, товарный знак не пользуется защитой (как товарный знак), пока и только если он не "представлен" потребителям, поскольку только тогда потребители могут связать его с поставщиком или источником требуемым образом. (Однако, планы компании по использованию определенного товарного знака могут быть защищены как коммерческая тайна до тех пор, пока этот знак фактически не будет обнародован.) Для получения прав на товарный знак в соответствии с законодательством США необходимо просто использовать знак "в коммерческой деятельности". В Соединенных Штатах можно зарегистрировать товарный знак как на федеральном, так и на уровне штата. Регистрация товарных знаков дает определенные преимущества, включая более надежную защиту в некоторых аспектах, но регистрация не требуется для получения защиты. Часто изобретение улучшается после подачи заявки на патент, и становится доступной дополнительная информация. Никакая из этой дополнительной информации не должна быть раскрыта в процессе подачи заявки на патент, и ее можно сохранить как коммерческую тайну. Эта нераскрытая информация часто повышает коммерческую ценность патента. Большинство лицензионных соглашений на патенты содержат положения, требующие от изобретателя раскрыть любые имеющиеся у него коммерческие секреты, и патентообладатели должны проявлять осторожность, чтобы сохранить свои коммерческие секреты при лицензировании патента, например, путем использования соглашения о конфиденциальности. По сравнению с патентами, преимущества коммерческой тайны заключаются в том, что срок ее действия не ограничен (она "действует неограниченно долго, пока секрет не будет раскрыт общественности", в то время как патент действует только в течение определенного периода времени, после чего другие могут свободно копировать изобретение), коммерческая тайна не предполагает расходов на регистрацию, имеет немедленный эффект, не требует соблюдения формальностей и не подразумевает раскрытия изобретения общественности.

In the United States, trade secrets are not protected by law in the same way as patents or trademarks. Historically, trademarks and patents are protected under federal statutes, the Lanham Act and Patent Act, respectively, while trade secrets are usually protected under state laws, and most states have enacted the Uniform Trade Secrets Act (UTSA), except for Massachusetts, New York, and North Carolina. However, since 2016 this situation changed with the enactment of the Defend Trade Secrets Act (DTSA), making trade secrets also protectable under federal law. One of the differences between patents and trademarks, on the one hand, and trade secrets, on the other, is that a trade secret is protected only when the owner has taken reasonable measures to protect the information as a secret (see (3)(A)). Nations have different trademark policies. Assuming the mark in question meets certain other standards of protectibility, trademarks are generally protected from infringement on the grounds that other uses might confuse consumers as to the origin or nature of the goods once the mark has been associated with a particular supplier. Similar considerations apply to service marks and trade dress. By definition, a trademark enjoys no protection (qua trademark) until and unless it is "disclosed" to consumers, for only then are consumers able to associate it with a supplier or source in the requisite manner. (That a company plans to use a certain trademark might itself be protectable as a trade secret, however, until the mark is actually made public.) To acquire a trademark rights under U. S. law, one must simply use the mark "in commerce". It is possible to register a trademark in the United States, both at the federal and state levels. Registration of trademarks confers some advantages, including stronger protection in certain respects, but registration is not required in order to get protection. Often, an invention will be improved after filing of the patent application, and additional information will be learned. None of that additional information must be disclosed through the patent application process, and it may thus be kept as a trade secret. That nondisclosed information will often increase the commercial viability of the patent. Most patent licenses include clauses that require the inventor to disclose any trade secrets they have, and patent licensors must be careful to maintain their trade secrets while licensing a patent through such means as the use of a non disclosure agreement. Compared to patents, the advantages of trade secrets are that a trade secret is not time limited (it "continues indefinitely as long as the secret is not revealed to the public", whereas a patent is only in force for a specified time, after which others may freely copy the invention), a trade secret does not imply any registration costs, has an immediate effect, does not require compliance with any formalities, and does not imply any disclosure of the invention to the public.

Критика

Правила о коммерческой тайне, скрывающие состав химических веществ в потребительских товарах, подвергаются критике за то, что они позволяют обладателям коммерческой тайны утаивать присутствие потенциально опасных и токсичных веществ. Утверждается, что общественности не предоставляется ясная информация о безопасности этих продуктов, в то время как конкуренты имеют возможность анализировать их химический состав. В 2004 году Национальный экологический фонд протестировал 40 распространенных потребительских товаров и обнаружил токсичные вещества, не указанные на этикетке, более чем в половине из них. Таким образом, хотя законы о коммерческой тайне укрепляют исключительность в области исследований и разработок и стимулируют компании к инновационной деятельности, широкое ограничение распространения знаний может нанести вред экономическому росту.

Дела

Data General Corp. против Digital Computer Controls, Inc., 297 A.2d 433 (Del. Ch. 1971): защита и раскрытие конструкторской документации. Rivendell Forest Prods. против Georgia Pacific Corp., 28 F.3d 1042: коммерческие тайны и программные системы. IBM против Papermaster (No. 08 9078, 2008 U.S. Dist): переход Марка Папермастера из IBM в Apple в 2008 году. Du Pont de Nemours and Company против Kolon Industries Incorporated, дела № 10-1103, 10-1275. Апелляционный суд США по четвертому округу. Дело о коммерческой тайне, касающееся кевларового волокна, приведшее к присуждению DuPont около 920 миллионов долларов США. Silvaco Data Systems против Intel Corp. рассматривал вопрос о том, может ли владение объектным кодом программного обеспечения повлечь за собой хищение коммерческой тайны. Christou против Beatport, LLC установил, что профили MySpace могут рассматриваться как коммерческие тайны.