Дело State Street Bank: Патентоспособность бизнес-методов и программного обеспечения в США

Введение

Дело 1998 года в суде США

State Street Bank and Trust Company против Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), также известное как State Street или State Street Bank, было решением 1998 года Апелляционного суда США по делам, связанным с федеральным округом, касающимся патентоспособности бизнес-методов. State Street на некоторое время установило принцип, согласно которому заявленное изобретение подлежало защите патентом в Соединенных Штатах, если оно включало практическое применение и, как указано в решении по делу State Street, "приводило к полезному, конкретному и осязаемому результату". Однако с решением Федерального округа 2008 года In re Bilski данный критерий полезного, конкретного и осязаемого результата был отменен. Согласно решению Федерального округа по делу Bilski, запрос о "'полезном, конкретном и осязаемом результате' является недостаточным", и части решения по делу State Street, основанные на этом запросе, больше не имеют юридической силы в соответствии с патентным правом США. Верховный суд подтвердил решение Федерального округа в деле Bilski против Kappos.

Последствия

Мнение банка State Street привело к резкому увеличению числа патентов на бизнес-методы и программное обеспечение. В 1991 году патенты, связанные с программным обеспечением, составляли около 20 процентов от общего годового числа; к 2011 году их доля возросла до примерно 50 процентов. Абсолютное количество патентов на программное обеспечение увеличилось с примерно 25 000 в год до 125 000 в год за этот период. Сопровождающий график демонстрирует анализ этих данных, проведенный GAO.

Критика судебных органов

В мае 2006 года судья Кеннеди Верховного суда США отметил в своем отдельном мнении по делу eBay, что наблюдается "растущее число" патентов на бизнес-методы, обладающих "потенциальной неопределенностью и вызывающих сомнения в действительности". К нему присоединились судьи Стивенс, Саутер и Брейер. В июне 2006 года Суд отказался рассматривать апелляцию по делу LabCorp v. Metabolite, Inc. Федеральный окружной суд вынес решение по этому делу, основываясь на прецеденте State Street. Трое судей (Брейер, примкнувший к Стивенсу и Саутеру) высказали несогласие с отказом в рассмотрении, утверждая, что Федеральный окружной суд принял решение по делу LabCorp, опираясь на ошибочный правовой тест "полезный, конкретный и осязаемый результат", сформулированный в деле State Street. По мнению несогласных, этот правовой тест позволял признавать патентоспособными патенты, которые Верховный суд ранее признал непатентоспособными, приводя в качестве примеров дела O'Reilly v. Morse, Gottschalk v. Benson и Parker v. Flook. Поэтому, по мнению несогласных судей, Суд должен был рассмотреть это дело, чтобы "снизить правовую неопределенность в данной области, затрагивающую значительное количество патентных притязаний".

Бильский

В 2008 году в деле *In re Bilski* Федеральный окружной суд решил пересмотреть решение по делу *State Street* на пленарном заседании. В своем постановлении суд включил в список вопросов, которые должны были быть представлены заявителем, Ведомством по патентам и товарным знакам (PTO) и заинтересованными сторонами (amici curiae), вопрос: "Должен ли суд пересмотреть дело *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), в котором суд постановил, что бизнес-методы могут быть запатентованы, и следует ли отменить это дело в каком-либо отношении?". В вынесенном впоследствии решении на пленарном заседании суд отказался от теста "полезного, конкретного и осязаемого результата" (UCTR), сформулированного в деле *State Street*, но не отменил *State Street* в целом. Суд заявил, что тест UCTR "недостаточен для определения патентоспособности заявки в соответствии с § 101" и "неадекватен", и подтвердил, что "надлежащим тестом является тест машины или трансформации, изложенный Верховным судом". Что касается дела *State Street*, суд отметил: "На те части наших решений в деле *State Street*, которые опираются на анализ "полезного, конкретного и осязаемого результата", больше нельзя полагаться". Большинство судей Федерального округа не посчитало, что бизнес-методы категорически не подлежат патентованию. Судьи Майер и Дайк согласились с большинством в том, что патентная заявка Бильски должна быть отклонена, но утверждали, что правильным основанием для решения было бы признание того, что бизнес-методы не могут быть запатентованы при надлежащей интерпретации закона. В своем отдельном мнении по делу *In re Bilski* судья Федерального округа Майер заявил: "Неудивительно, что дело *State Street* и последовавшие за ним решения вызвали громкий хор критики", и он собрал ссылки на подтверждающие авторитеты. Он процитировал один источник со следующим утверждением: "Недавнее одобрение Федеральным округом патентной защиты методов ведения бизнеса знаменует собой столь значительное отступление от прецедентов, что требует поиска его обоснования", а другой источник утверждал: "Назвать [ситуацию, сложившуюся после *State Street*] тревожной – это преуменьшение. Похоже, существует консенсус в том, что патенты не должны выдаваться на новые бизнес-методы". Верховный суд подтвердил решение о неприемлемости патента в деле *Bilski v. Kappos*. Он не одобрил использование теста машины или трансформации в качестве единственного теста, но отметил, что это лишь "полезный ориентир" при принятии решения. Большинство судей также отказалось признать бизнес-методы категорически непатентоспособными. Однако четверо судей – судья Стивенс, к которому присоединились судьи Брейер, Гинзбург и Сотомайор – высказались бы за признание всех бизнес-методов непатентоспособными, основываясь на историческом контексте патентной статьи Конституции. В отдельном совпадающем мнении судья Брейер перечислил пункты, с которыми Суд единогласно согласился. Одним из таких пунктов было то, что дело *State Street Bank* не является правильным изложением закона.

In 2008, in In re Bilski, the Federal Circuit decided to reconsider State Street en banc. In its order, the court listed as one of the questions to be briefed by the applicant, the PTO, and the amici curiae was "Whether the court should reconsider State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) . in which the court had held that business methods could be patented, and whether th[at] case[ ] should be overruled in any respect." In the en banc opinion the court later issued, it jettisoned the "useful concrete tangible result" (UCTR) test stated in State Street, but it did not explicitly overrule State Street in its entirety. The court said that the UCTR test "is insufficient to determine whether a claim is patent eligible under § 101," and "is inadequate," and it reaffirmed that "the machine or transformation test outlined by the Supreme Court is the proper test to apply" instead. As to State Street, the court said, "those portions of our opinions in State Street, relying on a 'useful, concrete and tangible result' analysis should not longer be relied on." The Federal Circuit's majority opinion did not hold that business methods are categorically patent ineligible. Judges Mayer and Dyk agreed with the majority that the Bilski patent application should be denied, but argued that the proper basis of decision was that business methods could not be patented under a proper interpretation of the law. In his separate opinion in In re Bilski, Federal Circuit Judge Mayer stated, "Not surprisingly, State Street and its progeny have generated a thundering chorus of criticism," and he collected citations to supporting authorities. He quoted one source for the statement, "The Federal Circuit's recent endorsement of patent protection for methods of doing business marks so sweeping a departure from precedent as to invite a search for its justification" and another for this: "To call [the situation following State Street] distressing is an understatement. The consensus . appears to be that patents should not be issuing for new business methods." The Supreme Court affirmed the judgment of patent ineligibility in Bilski v. Kappos. It did not endorse the use of the machine or transformation test as the sole test, but said it was only a "useful clue" to making the determination. The Court's majority also declined to hold business methods categorically patent ineligible. Four Justices, however—Justice Stevens, concurring, joined by Justices Breyer, Ginsburg, and Sotomayor—would have held all business methods patent ineligible, on the basis of the historical background of the patent clause of the Constitution. In a separate concurring opinion by Justice Breyer, he listed points on which the Court unanimously agreed. One point was that the State Street Bank case was not a correct statement of the law.

Майо и Элис

Последующие решения Верховного суда по делам Mayo v. Prometheus и Alice v. CLS Bank дополнительно развили позицию, изложенную в деле Bilski, и фактически отменили State Street. Эти решения установили двухэтапную процедуру проверки, в рамках которой суд сначала определяет, направлено ли заявленное изобретение на абстрактную идею или закон природы; если да, то следует второй этап, на котором суд должен установить, реализует ли заявленное изобретение эту абстрактную идею изобретательским способом или же просто рутинно и общепринято. Если реализация или применение абстрактной идеи не содержит "изобретательского замысла", заявленное изобретение не патентоспособно. (Эти концепции более подробно рассматриваются в статьях, посвященных делам Mayo и Alice.) Согласно этому критерию, патент State Street был бы признан недействительным. В деле Alice конкретно указано, что общая компьютерная реализация абстрактной идеи не подлежит патентованию. Верховный суд в деле Alice постановил, что изобретение, связанное с программным обеспечением, основанное на существующей бизнес-процедуре, не может быть признано патентоспособным лишь посредством утверждения: "Реализуйте это с помощью компьютера". Вместо этого необходимо изобретательски реализовать саму процедуру. Это решение, по всей видимости, отменило State Street "молчаливо", как предлагалось в диссидентском мнении по делу eBay.