АҚШ патент құқығындағы "State Street Bank" ісі және бизнес-әдістерді патенздеу

Кіріспе

1998 жылғы АҚШ сотының ісі, State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), сондай-ақ State Street немесе State Street Bank деп аталады, 1998 жылы АҚШ Федералдық апелляциялық сотының бизнес-әдістерді патенттеуге қатысты шешімі болды. State Street бір кезде өнертабысқа қойылатын талаптар, егер ол қандай да бір практикалық қолданысқа ие болса және State Street шешімінде айтылғандай, "пайдалы, нақты және материалдық нәтиже берсе", АҚШ-та патентпен қорғалуға лайық деген қағиданы орнатты. Алайда, 2008 жылғы In re Bilski федералдық апелляциялық сотының шешімімен бұл пайдалы, нақты және материалдық нәтижеге қатысты талаптар жойылды. Федералдық апелляциялық сотының Bilski шешімінде "пайдалы, нақты және материалдық нәтижелерді анықтау" жеткіліксіз деп көрсетілді, ал осы анықтауға негізделген State Street шешімінің бөліктері АҚШ патент заңнамасы бойынша күшін жойды. Жоғарғы Сот Bilski v. Kappos ісі бойынша Федералдық апелляциялық сотының шешімін растады.

Салдары

State Street Bank пікірі бизнес-әдістер мен бағдарламалық жасақтама патенттерінің күрт өсуіне алып келді. 1991 жылы бағдарламалық қамтамасыз етуге қатысты патенттер жылдық жалпы санының шамамен 20 пайызын құрады; 2011 жылы олар шамамен 50 пайызды құрады. Осы кезеңде бағдарламалық жасақтама патенттерінің абсолютті саны жылына шамамен 25 000-нан 125 000-ға дейін өсті. Қоса берілген графикте мұндай деректерді GAO талдауы көрсетілген.

Соттық сын

2006 жылдың мамыр айында АҚШ Жоғарғы Сотының судьясы Кеннеди eBay ісі бойынша қабылдаған қосымша пікірінде, "көбейіп келе жатқан" бизнес-әдіс патенттерінің "белгісіздікке ұшырау және күдікті жарамдылық" мүмкіндігі бар екенін айтты. Оған судьялар Стивенс, Соутер және Брейер қосылды. 2006 жылдың маусым айында Сот LabCorp v. Metabolite, Inc. ісі бойынша кассациялық шағымды қараудан бас тартты. Федералдық апелляциялық сот бұл істі State Street прецедентіне сүйене отырып шешкен. Үш судья (Брейер судья, Стивенс және Соутер судьялар қосылды) сот шешімінен наразылық білдірді, Федералдық апелляциялық соттың LabCorp ісін State Street ісінде айқындалған, қате "пайдалы, нақты және материалдық нәтиже" заңдық сынағы бойынша шешкенін алға тартты. Наразылық білдірушілердің пікірінше, бұл заңдық сынақ бойынша Жоғарғы Сот патентке жарамсыз деп шешкен патенттер патентке жарамды деп танылуы мүмкін, мысалы, O'Reilly v. Morse, Gottschalk v. Benson және Parker v. Flook істеріндегідей. Сондықтан Сот бұл істі шешуі керек, – деп мәлімдеді наразы судьялар, – "бұл саладағы құқықтық белгісіздікті азайту және көптеген патенттік талаптарға әсер ету үшін".

Бильский

2008 жылы In re Bilski ісінде Федералдық апелляциялық сот State Street ісін қайта қарауға шешім қабылдады. Өз қаулысында сот өтініш берушіге, Патенттік бюроға (PTO) және amicus curiae-ге хабарлауға тиісті сұрақтардың бірі ретінде: «Сот State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) ісін қайта қарастыру керек пе? Бұл істе сот бизнес-әдістерге патент беруге болатынын шешті, және бұл іс кез келген жағдайда күшін жойылды ма?» деген мәселені қойды. Кейін сот шығарған толық отырыстағы шешімінде, ол State Street ісінде айтылған «пайдалы, нақты және материалдық нәтиже» (UCTR) сынағын қабылдамады, бірақ State Street ісін толығымен күштен шығармады. Сот UCTR сынағының «§ 101-ге сәйкес өтінімнің патентке жарамдылығын анықтау үшін жеткіліксіз» және «ақаулы» екенін айтты, сондай-ақ «Жоғарғы Сот белгілеген машина немесе трансформация сынағы қолдану үшін дұрыс тест» екенін қайта растады. State Street ісіне қатысты сот: «State Street ісіндегі пікірлердің «пайдалы, нақты және материалдық нәтиже» талдауына сүйенген бөліктері енді сенімділік тудырмауы керек» деді. Федералдық апелляциялық соттың көпшілік пікірі бизнес-әдістердің патентке жарамсыз екенін көрсеткен жоқ. Төрешілер Майер мен Дайк көпшілік пікірмен келісіп, Bilski өтінімін қабылдамау керек екенін айтты, бірақ шешімнің дұрыс негізі заңның дұрыс түсіндірілуі бойынша бизнес-әдістерге патент беруге болмайтыны екенін мәлімдеді. In re Bilski ісіндегі жеке пікірінде Федералдық апелляциялық сот төрешісі Майер: «Көпшілікке таныс болғандай, State Street және оның туындылары сын-пікірдің қатты даусын тудырды» деді және қолдау білдірген құжаттарға сілтемелер жинады. Ол бір дереккөзден: «Федералдық апелляциялық соттың бизнесті жүргізу әдістерін патенттік қорғауды жақында мақұлдауы бұрынғыдан күрт өзгешелік тудырып, оның себебін іздеуге шақырады» және екіншісінен: «[State Street ісінен кейінгі жағдайды] қиын деп айту – тіл жетпейді. Көпшіліктің пікірі жаңа бизнес-әдістерге патент беруді тоқтату керек» деген сөздерді келтірді. Жоғарғы Сот Bilski v. Kappos ісінде патентке жарамсыздық туралы шешімді бекітті. Ол машина немесе трансформация сынағын жалғыз тест ретінде қолдауды қабылдамады, бірақ бұл шешімді қабылдаудағы «пайдалы нұсқау» ғана екенін айтты. Сонымен қатар, Соттың көпшілігі бизнес-әдістердің патентке жарамсыз екенін көрсетуден бас тартты. Алайда төрт судья – судья Стивенс, судьялар Брейер, Гинзбург және Сотомайор – Конституцияның патенттік тармағының тарихи негізіне сүйене отырып, барлық бизнес-әдістердің патентке жарамсыз екенін көрсетуге дайын болды. Судья Брейердің жеке пікірінде ол Соттың бірауыздан келіскен тұстарын атап өтті. Олардың бірі – State Street Bank ісі заңның дұрыс тұжырымы емес еді.

In 2008, in In re Bilski, the Federal Circuit decided to reconsider State Street en banc. In its order, the court listed as one of the questions to be briefed by the applicant, the PTO, and the amici curiae was "Whether the court should reconsider State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) . in which the court had held that business methods could be patented, and whether th[at] case[ ] should be overruled in any respect." In the en banc opinion the court later issued, it jettisoned the "useful concrete tangible result" (UCTR) test stated in State Street, but it did not explicitly overrule State Street in its entirety. The court said that the UCTR test "is insufficient to determine whether a claim is patent eligible under § 101," and "is inadequate," and it reaffirmed that "the machine or transformation test outlined by the Supreme Court is the proper test to apply" instead. As to State Street, the court said, "those portions of our opinions in State Street, relying on a 'useful, concrete and tangible result' analysis should not longer be relied on." The Federal Circuit's majority opinion did not hold that business methods are categorically patent ineligible. Judges Mayer and Dyk agreed with the majority that the Bilski patent application should be denied, but argued that the proper basis of decision was that business methods could not be patented under a proper interpretation of the law. In his separate opinion in In re Bilski, Federal Circuit Judge Mayer stated, "Not surprisingly, State Street and its progeny have generated a thundering chorus of criticism," and he collected citations to supporting authorities. He quoted one source for the statement, "The Federal Circuit's recent endorsement of patent protection for methods of doing business marks so sweeping a departure from precedent as to invite a search for its justification" and another for this: "To call [the situation following State Street] distressing is an understatement. The consensus . appears to be that patents should not be issuing for new business methods." The Supreme Court affirmed the judgment of patent ineligibility in Bilski v. Kappos. It did not endorse the use of the machine or transformation test as the sole test, but said it was only a "useful clue" to making the determination. The Court's majority also declined to hold business methods categorically patent ineligible. Four Justices, however—Justice Stevens, concurring, joined by Justices Breyer, Ginsburg, and Sotomayor—would have held all business methods patent ineligible, on the basis of the historical background of the patent clause of the Constitution. In a separate concurring opinion by Justice Breyer, he listed points on which the Court unanimously agreed. One point was that the State Street Bank case was not a correct statement of the law.

Мейо мен Элис

Жоғарғы соттың Mayo v. Prometheus және Alice v. CLS Bank істері бойынша келесі шешімдері Bilski-ді одан әрі кеңейтіп, State Street-тің маңызды бөлігін күштен шығарды. Бұл шешімдер екі кезеңді тексеруді орнатып, біріншіден, сот талап етілген өнертабыстың абстракті идеяға немесе табиғи қағидаға бағытталғандығын қарастырады; егер бағытталған болса, екінші кезеңде сот талап етілген өнертабыстың абстракті идеяны шығармашылықпен іске асыратынын немесе тек қана әдеттегі немесе дәстүрлі жолмен қолданатынын анықтауы керек. Егер абстракті идеяны іске асыру немесе қолдану "шығармашылық тұжырымдаманы" қамтымаса, талап етілген өнертабыс патентке жарамсыз деп есептеледі. (Бұл ұғымдар Mayo және Alice істері туралы мақалаларда толығырақ түсіндірілген.) Осы тест бойынша State Street патенті жарамсыз болар еді. Alice ісінде Жоғарғы Сот абстракті идеяның жалпы компьютерлік іске асырылуы патентке жарамсыз екенін нақты айтты. Alice ісінде Жоғарғы Сот, егер бағдарламалық қамтамастың негізіндегі жаңалық бар болса, оны "компьютермен жасаңыз" деп айту арқылы патентке алу мүмкін емес екенін мәлімдеді. Оның орнына, процедураны шығармашылықпен іске асыру қажет. Бұл шешім eBay ісіндегі қарсылық білдіруде талап етілгендей, State Street-тің sub silentio күйін жоққа шығарған сияқты көрінеді.