Полезность изобретения в патентном праве США

Введение

Понятие в патентном праве США

В патентном праве США полезность является условием патентоспособности. Как предусмотрено законом, изобретение считается "полезным", если оно предоставляет какую-либо определяемую выгоду и пригодно для использования, и "бесполезным" в противном случае. Большинство изобретений обычно не оспариваются на основании отсутствия полезности, однако данная доктрина препятствует патентованию фантастических или гипотетических устройств, таких как вечные двигатели. Руководство для патентных экспертов требует, чтобы заявка на патент содержала указание на конкретную, достоверную и существенную полезность. Отказ эксперта обычно требует документальных доказательств, устанавливающих prima facie отсутствие конкретной, существенной и достоверной полезности. Основная причина наличия требования полезности заключается в предотвращении выдачи патентов на спекулятивные вещи, которые могут блокировать полезные изобретения в будущем. В фармацевтическом контексте проблема полезности обычно возникает, когда патентная претензия относится к новому лекарственному средству, но описание патента не указывает (или не доказывает), какое заболевание лечит данное средство. Важно отметить, что полное одобрение лекарственного средства FDA не требуется до подачи заявки на патент. Достаточно продемонстрировать, что данный кандидат в лекарственные средства проходит определенные установленные in vitro тесты (см. ниже). Один комментатор в 1853 году объяснил обоснование против бесполезных изобретений следующим образом: патент на бесполезное изобретение, по мнению одних, является недействительным по общему праву, а по мнению других – в силу Статута о монополиях, который признает недействительными предоставления привилегий, наносящих вред торговле или являющихся в целом неудобными. Если бы монополия была разрешена на бесполезное изобретение, другим лицам было бы запрещено его улучшать или использовать каким-либо образом, что могло бы препятствовать сочетанию полезных свойств. Это помешало бы настоящим изобретателям и, следовательно, было бы вредно для общества в целом. В европейском патентном праве и Договоре о патентной кооперации вместо термина "полезность" используется термин "промышленная применимость". Хотя он служит той же цели, что и требования к полезности и патентоспособности в США, на практике он более узкий.

In United States patent law, utility is a patentability requirement. As provided by , an invention is "useful" if it provides some identifiable benefit and is capable of use and "useless" otherwise. The majority of inventions are usually not challenged as lacking utility, but the doctrine prevents the patenting of fantastic or hypothetical devices such as perpetual motion machines. The patent examiners guidelines require that a patent application expresses a specific, credible, and substantial utility. Rejection by an examiner usually requires documentary evidence establishing a prima facie showing that there is no specific, substantial, and credible utility. The main reason for having the utility requirement is to prevent issuing patents on things which are speculative and may block useful inventions in the future. In a pharmaceutical context, the utility problem usually arises when there is a patent claim on a new drug, but the patent disclosure does not specify (or does not prove) what disease this drug treats. Notably, a full FDA approval of the drug is not required before a patent application is filed. It suffices to demonstrate that this drug candidate passes some established in vitro test (see below). One commentator explained in 1853 the rationale against useless inventions as:
A patent for a useless invention is thought by some to be void at common law by others by force of the Statute of Monopolies which renders void grants of privileges which tend to the hurt of trade or are generally inconvenient. Now if a monopoly were allowed in a useless invention other persons would be prevented from improving it or turning it to any account whatever so that combinations of utility might be impeded. It would stand in the way of real inventors and hence be mischievous to the public generally. European patent law and Patent Cooperation Treaty instead of utility use the term industrial applicability. Although it serves a similar purpose as the US utility and patentable subject matter requirements, it is more narrow in practice.

Критерии полезности

При рассмотрении требования полезности патентов следует учитывать три основных фактора: работоспособность изобретения, наличие полезного применения изобретения и возможность его практического использования.

Операционная способность

Важность работоспособности как требования к заявкам оспаривается. Дженис Мюллер утверждает, что неработоспособное изобретение может не соответствовать требованию о достаточном раскрытии информации в соответствии с 35 U.S.C. § 112, поскольку «изобретатель не может должным образом описать, как использовать неработоспособное изобретение». Однако, в качестве авторитета, учебник г-жи Мюллер ссылается на другой учебник – Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting, который, в свою очередь, ссылается на раздел 2173.05(l) Руководства по патентной экспертизе. Раздел 2173.05(l) не входит в состав Руководства по патентной экспертизе с 1990-х годов. Наиболее свежая формулировка в Руководстве по патентной экспертизе – 2107.01:

Случаи, когда изобретение признается «неработоспособным» и, следовательно, лишенным полезности, редки, а отказы, поддержанные исключительно по этому основанию федеральным судом, еще более редки. Во многих из этих случаев полезность, заявленная заявителем, первоначально рассматривалась Ведомством как «неправдоподобная в свете имеющихся знаний в данной области техники или вводящая в заблуждение». В других случаях Ведомство при первоначальной оценке считало заявленную полезность противоречащей известным научным принципам или «в лучшем случае спекулятивной» в отношении того, действительно ли изобретение обладает атрибутами, необходимыми для реализации заявленной полезности. Однако, как бы это ни было сформулировано, основной вывод суда в этих делах заключался в том, что, основываясь на фактических обстоятельствах дела, было ясно, что изобретение не могло и не работало так, как утверждал изобретатель. Действительно, использование множества терминов для описания одной проблемы (например, ложное утверждение о полезности) привело к некоторой путанице, существующей сегодня в отношении отказа, основанного на требовании «полезности».

Полезная полезность

Полезность стала требованием в патентном праве Соединенных Штатов в 1817 году в результате дела *Лоуэлл против Льюиса* (1 Mason. 182; 1 Robb, Pat. Cas. 131, Окружной суд, округ Массачусетс, Майский срок, 1817 г.). Критерий полезности, установленный в этом деле, согласно мнению судьи Джозефа Стори, выражен в том, что для патентоспособности изобретение должно быть "полезным" и "не быть тривиальным или наносящим вред благополучию, общественной политике или нравственности". Несмотря на это решение, патенты продолжали выдаваться на устройства, которые могли считаться аморальными (например, азартные игры, см., например, *Brewer v. Lichtenstein* и *Ex parte Murphy*) или вводящими в заблуждение (см. *Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc.*, касающееся диспенсера для сока, который, возможно, обманывал публику, заставляя ее полагать, что жидкость в резервуаре соответствует выдаваемому напитку). В деле *Juicy Whip* Апелляционный суд Федерального округа положил конец этому требованию: "Конгресс никогда не намеревался, чтобы патентное законодательство заменяло полицейские полномочия штатов, под которыми мы понимаем полномочия, направленные на поддержание здоровья, порядка, мира и общего благосостояния общества. Мы не видим оснований в разделе 101 считать, что изобретения могут быть признаны непатентоспособными из-за отсутствия полезности лишь на основании того, что они способны ввести в заблуждение часть общественности" (*Juicy Whip Inc. v. Orange Bang Inc.*, 185 F.3d 1364, 1367–68, 51 USPQ2d 1700, 1702–03 (Fed. Cir. 1999), см. также Руководство по патентной экспертизе 706.03(a)(II)).

Практическая полезность

Последняя категория полезности – практическая или специфическая полезность. По мнению Мюллера, «для патентоспособности изобретение должно иметь какое-либо реальное применение». Порог полезности относительно легко преодолеть для механических, электрических или декоративных изобретений, поскольку цель требования полезности заключается в том, чтобы обеспечить работоспособность изобретения на минимальном уровне. Однако требование практической или специфической полезности для патентоспособности может быть более сложным для химических или биологических изобретений из-за уровня неопределенности в этих областях. Верховный суд США в деле Brenner v. Manson (1966 г.) постановил, что новый способ получения известного стероида не соответствует требованию полезности, поскольку заявители на патент не продемонстрировали, что стероид выполняет какую-либо практическую функцию. Суд постановил: «Патент на процесс в химической области, который не был разработан и не продемонстрировал конкретную полезность, создает монополию на знания, которая должна быть предоставлена только в том случае, если это прямо предусмотрено законом». Практическая или специфическая полезность – это требование к тому, чтобы изобретение имело определенное назначение. В деле Lowell v. Lewis (Окружной суд, округ Массачусетс, 1817 г.) было провозглашено, что слово «полезный» включено в [патентный] закон в отличие от вредоносного или аморального. Это очень широкое определение сохранилось вплоть до двадцатого века. Оно послужило основой для доктрины благотворной полезности, которая исключает из патентоспособности все, что является аморальным или обманчивым. Однако в 1970-х годах, после решений о патентоспособности игровых автоматов (1977 г.) и автоматов по продаже напитков с декоративными резервуарами, не содержащими фактически выдаваемый напиток, в патентах было отказано. Знаковым решением в этой области является дело Brenner v. Manson (1966 г.). В этом деле Верховный суд пришел к выводу, что новый стероид не был «полезным» в смысле патентного закона, поскольку на момент подачи заявки он не имел определенного применения. «Патент – это не лицензия на охоту», – заявил Суд. Это «не награда за поиски, а компенсация за успешное завершение [этих] поисков». Этот стандарт полезности не может быть выполнен, пока не будет существовать «конкретной выгоды в текущей доступной форме». Вместо этого достаточно доказательства эффективности in vitro с использованием известного теста. В 1995 году USPTO опубликовало новые руководящие принципы, которые исключили требование «существенности», но сохранили требования «специфичности» и «достоверности». В случае процесса получения химических веществ полезность процесса может быть установлена только в том случае, если продукт этого процесса обладает полезностью. Таким образом, процесс, в результате которого получаются только продукты, не имеющие известного применения, не является патентоспособным. Еще одним знаковым решением, касающимся полезности биологических изобретений, было дело In re Fisher (2005 г.). В нем было отказано в патентоспособности экспресс-тегов последовательностей (которые представляют собой «небольшой фрагмент всего гена, который можно использовать для идентификации неизвестных генов и определения их положения в геноме»), поскольку их единственным известным применением на момент подачи заявки на патент было использование в качестве исследовательского инструмента. Полезность изобретения должна быть продемонстрирована в самой заявке на патент. События, произошедшие после подачи заявки, не могут быть использованы для доказательства полезности.

The last utility category is practical or specific utility. According to Mueller, "to be patentable an invention must have some real world use." The utility threshold is relatively easy to satisfy for mechanical, electrical, or novelty inventions, because the purpose of the utility requirement is to ensure that the invention works on some minimal level. However, the practical or specific utility requirement for patentability may be more difficult to satisfy for chemical or biological inventions, because of the level of uncertainty in these fields. The United States Supreme Court in Brenner v. Manson (in 1966) held that a novel process for making a known steroid did not satisfy the utility requirement, because the patent applicants did not show that the steroid served any practical function. The Court ruled, " a process patent in the chemical field, which has not been developed and pointed to the degree of specific utility, creates a monopoly of knowledge which should be granted only if clearly commanded by the statute." Practical or specific utility is the requirement for an invention to have a particular purpose. An 1817 case Lowell v. Lewis (Circuit Court, D. Massachusetts) proclaimed that: the word "useful," therefore, is incorporated into the [Patent] act in contradistinction to mischievous or immoral. This very broad definition survived well into the Twentieth Century. It was the basis for the beneficial utility doctrine, which excludes from patentability anything immoral or deceitful. However, in the 1970's after cases establishing patentability of a slot machine in 1977, and drink machines with decorative reservoirs that did not contain the drink actually dispensed, are denied a patent. The landmark decision in this area is 1966 Brenner v. Manson. In this case, the SCOTUS concluded that a new steroid was not "useful" in the meaning of the patent law, because it had no defined use at the time of the application. "A patent is not a hunting license," the Court stated. It is "not a reward for the search, but compensation for [the search's] successful conclusion." This standard for utility cannot be met until a "specific benefit exists in currently available form." Instead an in vitro proof of efficacy, using a known test is sufficient. In 1995, the USPTO published new utility guidelines, which eliminated the "substantial", but retained “specific” and “credible” requirements. In the case of a process of making chemicals, the utility of the process can be established only if a product of this process has a utility. Thus, a process resulting only in products, which have no known use, is not patentable. Another landmark decision related to utility of biological inventions was 2005 case In re Fisher. It denied patentability of express sequence tags (which are “tiny portion[s] of an entire gene that can be used to help identify unknown genes and to map their positions within a genome”), because their only known use at the time of patent application was as a research tool. The utility of invention must be demonstrated in the patent application itself. Post application activities cannot be used to prove utility.

Обязанность доказывания в ходе судебного преследования

В процессе экспертизы заявки на патент заявленная полезность предполагается действительной. Патентное ведомство несет бремя доказывания отсутствия полезности. Стандарт, используемый USPTO, заключается в определении того, более вероятно ли, что изобретение лишено полезности с точки зрения специалиста в данной области техники. Если эксперт представит доказательства отсутствия полезности изобретения, бремя доказывания полезности переходит к заявителю. Заявитель может предоставить дополнительные данные для подтверждения наличия полезности.