Закон Бэйха-Доула: Патентные права и государственные исследования в США

Введение

Закон Соединенных Штатов о патентных правах и государственных исследованиях

Закон Байха–Доула, или Закон о внесении поправок в законодательство о патентах и товарных знаках (Pub. L. 96–517, 12 декабря 1980 г.), является законодательством Соединенных Штатов, разрешающим подрядчикам владеть изобретениями, созданными в результате исследований, финансируемых федеральным правительством. Закон, спонсируемый сенаторами Бирчем Бейхом из Индианы и Бобом Доулом из Канзаса, был принят в 1980 году, кодифицирован в 94 Stat. 3015 и в 35 U.S.C. § 200–212, и реализуется посредством 37 C.F.R. 401 для федеральных соглашений о финансировании с подрядчиками и 37 C.F.R. 404 для лицензирования изобретений, принадлежащих федеральному правительству. Ключевое изменение, внесенное законом Байха–Доула, касалось процедур, посредством которых федеральные подрядчики, получившие право собственности на изобретения, созданные при федеральном финансировании, могли сохранить это право собственности. До принятия закона Байха–Доула Федеральное регулирование закупок требовало использования пункта о патентных правах, который в некоторых случаях обязывал федеральных подрядчиков или их изобретателей передавать изобретения, созданные по контракту, федеральному правительству, если только финансирующее агентство не установило, что общественные интересы лучше будут удовлетворены, если подрядчик или изобретатель сохранит основные или исключительные права. Национальный институт здоровья, Национальный научный фонд и Министерство торговли США внедрили программы, которые позволяли некоммерческим организациям сохранять права на изобретения после уведомления, без необходимости запрашивать определение агентства. В отличие от этого, закон Байха–Доула единообразно разрешает некоммерческим организациям и малым предприятиям-подрядчикам сохранять право собственности на изобретения, созданные по контракту и приобретенные ими, при условии своевременного раскрытия информации о каждом изобретении и решения подрядчика о сохранении права собственности на него. Второе ключевое изменение, внесенное законом Байха–Доула, заключалось в предоставлении федеральным агентствам права выдавать исключительные лицензии на изобретения, принадлежащие федеральному правительству.

Судебные разбирательства и прецедентная практика

Существует растущий объем судебной практики по закону Бэйха-Доула.

Собственность изобретений

Дело «Стэнфорд против Роша» было рассмотрено Верховным судом и установило, что право собственности на запатентованное изобретение первоначально принадлежит изобретателю, даже если изобретатель является исследователем в федерально финансируемой лаборатории, подчиняющейся закону Bayh–Dole. Судьи подтвердили общепринятое понимание конституционного права США, согласно которому изобретатели автоматически владеют своими изобретениями, а договорные обязательства по передаче этих прав третьим лицам имеют второстепенное значение. Дело возникло из-за того, что сотрудник Стэнфордского университета, который был обязан передать Стэнфорду определенные изобретения, если Стэнфорд был обязан владеть ими по закону или контракту, был направлен преподавателями Стэнфорда на работу в биотехнологическую компанию для изучения полимеразной цепной реакции (ПЦР) – запатентованной технологии, и подписал с этой компанией соглашение о передаче своих будущих изобретений, связанных с методом ПЦР, которые он изучил в компании. Позже компания была приобретена Roche. Стэнфорд подал заявки на патенты на изобретения, связанные с ПЦР, которые сотрудник разработал после возвращения в Стэнфорд. Roche, купившая стартап вскоре после этого, представила первые коммерчески успешные тесты на ВИЧ, основанные на технологии ПЦР, защищенной патентами Стэнфорда. Когда Стэнфорд подал в суд на Roche за нарушение его патентов, Roche возразила, что имеет долю в собственности на патенты в силу соглашения, которое сотрудник Стэнфорда ранее подписал со стартап-компанией. Среди аргументов, выдвинутых Стэнфордом на уровне окружного суда, Федерального апелляционного суда и Верховного суда, был аргумент о том, что закон Bayh–Dole предоставляет получателям грантов «право второго отказа», уступая при этом правительству право первого отказа, основываясь на следующем положении закона: «Если подрядчик не решает сохранить право собственности на объект изобретения в случаях, подпадающих под действие настоящего раздела, федеральное агентство может рассмотреть и, после консультации с подрядчиком, удовлетворить запросы о сохранении прав изобретателем в соответствии с положениями настоящего закона и правилами, принятыми в соответствии с ним». Хотя окружной суд принял этот аргумент, и Федеральный апелляционный суд, и Верховный суд отклонили его, оставив нетронутым основной закон об изобретательстве и четко указав, что закон Bayh–Dole не предоставляет федеральным подрядчикам каких-либо специальных прав на изобретения, созданные в рамках работ, финансируемых федеральным правительством. Суд постановил, что поскольку апеллянт не выполнил требования о раскрытии информации об изобретении, предусмотренные контрактом, суд поддержал передачу права собственности на изобретение армии США. В частности, контракт, в соответствии с законом Bayh–Dole, требовал, чтобы информация об изобретении была предоставлена армии США с использованием специальной формы DD Form 882s. Campbell Plastics никогда не предоставляла информацию о своем изобретении с использованием этой формы. Campbell Plastics утверждала, что раскрыла все детали своего изобретения в ходе выполнения контракта, но просто не использовала форму. Суд не рассматривал конкретно законность самой формы, но предположил, что она достаточна. Тем не менее, суд установил, что «поэтапные представления [не] раскрывают объект изобретения в соответствии с условиями контракта». В результате право собственности на изобретение было утрачено.

Stanford v. Roche, was a case decided by the Supreme Court that held that title in a patented invention vests first in the inventor, even if the inventor is a researcher at a federally funded lab subject to the Bayh–Dole Act. The judges affirmed the common understanding of US Constitutional law that inventors automatically own their inventions, and contractual obligations to assign those rights to third parties are secondary. The case arose because a Stanford employee, who was under obligation to assign certain inventions to Stanford, if Stanford was required by law or contract to own them, was sent by Stanford faculty to work at a biotech company to learn polymerase chain reaction, a proprietary technique, and signed an agreement with that company assigning his future inventions, related to the PCR method, that he learned from the company. The company was later purchased by Roche. Stanford filed patents on PCR related inventions, that the employee made, after he returned to Stanford. Roche, that purchased the startup soon thereafter, introduced the first commercially successful HIV tests, which embodied the PCR technology of the Stanford's patents. When Stanford sued Roche for infringing its patents, Roche countered, that it had an ownership interest in the patents due to the agreement that the Stanford employee had signed earlier with the startup company. Among the arguments Stanford made at the District, Federal Circuit, and Supreme Court levels, was one that stated that the Bayh–Dole Act gave grant recipients a "right of second refusal" subject to the Government's right of first refusal, based on the following language of the statute: "If a contractor does not elect to retain title to a subject invention in cases subject to this section, the Federal agency may consider and after consultation with the contractor grant requests for retention of rights by the inventor subject to the provisions of this Act and regulations promulgated hereunder." While the district court accepted that argument, both the Federal Circuit and the Supreme Court denied it, leaving the basic law of inventorship unchanged and making clear that Bayh–Dole did not give federal contractors any special right to inventions made in federally funded work. the court held that since the appellant failed to comply with the invention disclosure provisions of a contract, the court upheld the transfer of title to an invention to the U. S. Army. Specifically, the contract required, per Bayh–Dole, that an invention be disclosed to the U. S. Army through a specific form, DD Form 882s. Campbell Plastics never disclosed its subject invention through this form. Campbell Plastics argued instead that it disclosed all parts of its invention over the course of the contract, but simply never used the form. The court did not specifically address the legitimacy of the particular form, but assumed that it was sufficient. Nevertheless, the court found that the "piecemeal submissions [did] not adequately disclose the subject invention under the contract." The result was a forfeiture of the subject invention.

Срок действия государственной лицензии

В сноске к известному судебному делу, касающемуся экспериментального использования, Madey v. Duke University, 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002), суд вкратце упоминает закон Bayh–Dole, предполагая, что экспериментальное использование исследователями поддерживается этим законом. В частности, суд по делу Madey процитировал решение районного суда, в котором указывалось, что если существует объект изобретения и ответчик получает государственное финансирование, то "в свете закона Bayh–Dole использование патентов, санкционированное правительством, не является нарушением патентных прав".

Bayh Доле и патентоспособность

В деле University of Rochester v. G. D. Searle & Co., 358 F.3d 916 (Fed. Cir. 2004), суд отклонил утверждение о том, что закон Bayh–Dole изменил основания для патентоспособности. Суд, цитируя Amicus curiae, заявил:

«связи между законом Bayh–Dole и правовыми нормами, используемыми судами для оценки патентоспособности, не существует. Более того, ни одна из восьми целей политики, заложенных в законе Bayh–Dole, не поощряет и не допускает менее строгого применения патентного законодательства к университетам, чем к другим субъектам».

Не создаются права третьих лиц

Несмотря на неоднозначность, отмеченную комментаторами относительно влияния несоблюдения подрядчиком требований закона Бэйха-Доула на общественность, суды разъяснили, что само по себе такое несоблюдение не лишает владельца прав собственности и не делает патент недействительным.