Достаточность раскрытия изобретения в патентном праве

Введение

Концепция в патентном праве

Достаточность раскрытия информации или возможность реализации является требованием патентного права, согласно которому патентная заявка должна раскрывать заявленное изобретение с достаточной степенью подробности, чтобы специалист в данной области техники мог его осуществить. Это требование является основополагающим в патентном праве: монополия предоставляется на определенный срок в обмен на предоставление общественности информации, необходимой для изготовления или применения изобретения.

Предыстория

Требование раскрытия информации лежит в основе и является первоисточником патентного права. Изобретателю или его правопреемнику предоставляется монополия на определенный срок в обмен на раскрытие изобретателем общественности способа изготовления или применения его изобретения. Если патент не содержит такой информации, то условия соглашения нарушаются, и патент становится недействительным или может быть аннулирован. Изобретатели, не желающие делиться информацией о своем изобретении, все же могут рассчитывать на защиту закона о коммерческой тайне, который оберегает ценные сведения от неправомерного использования (например, кражи или промышленного шпионажа). Однако, если изобретатель не подает заявку на действующий и достаточный для реализации патент, он не может воспользоваться монопольными правами, предоставляемыми патентным правом, и, следовательно, не может помешать конкурентам разрабатывать тот же продукт или процесс законными способами (например, путем независимого изобретения или обратной разработки). Достаточное раскрытие информации – это цена, которую изобретатель платит за патентную монополию.

Европа

Статья 83 Европейской патентной конвенции гласит, что заявка должна раскрывать изобретение настолько ясно и полно, чтобы оно могло быть осуществлено любым специалистом в данной области техники. Достаточность раскрытия оценивается экспертом при экспертизе заявки на патент, и соблюдение требования статьи 83 необходимо для выдачи патента. Недостаточность раскрытия также является основанием для возражения. Например, недостаточность раскрытия может возникнуть, если для подтверждения существенных аспектов изобретения приводятся ссылки на документы по стандартизации, но эти ссылки недостаточно точны, так что специалисту пришлось бы приложить чрезмерные усилия для поиска и сбора информации, необходимой для осуществления изобретения. Недостаточность также является основанием для признания патента недействительным в соответствии с разделом 72 Закона о патентах Великобритании.

Соединенные Штаты

В патентном праве Соединенных Штатов, среди прочего, требуется, чтобы патентная спецификация "содержала письменное описание изобретения, а также способа и процесса его изготовления и использования, изложенные настолько полно, ясно, кратко и точно, чтобы любой специалист в соответствующей области техники мог бы изготовить и использовать его". Федеральные суды США и юридические комментаторы интерпретируют это положение как два взаимосвязанных, но различных требования: достаточное раскрытие сущности изобретения и возможность реализации. Важно отметить, что суды США рассматривают возможность реализации как "вопрос права, основанный на установленных фактах" (то есть окончательное решение принимает судья), в то время как требование достаточного раскрытия сущности изобретения является вопросом факта, решаемым коллегией присяжных.

Письменное описание и владение

В Соединенных Штатах потенциальный патентообладатель должен предоставить "письменное описание" изобретения, достаточного для обоснования пунктов формулы изобретения в ходе экспертизы патента. "Письменное описание" определяет объем защиты, предоставляемой патентом. Целью этого правила является предотвращение подачи заявок на патенты на изобретения, которые заявитель еще не изобрел, с целью получения приоритета перед конкурентами. Как пояснил Федеральный апелляционный суд в деле Amgen Inc. против Hoechst Marion Roussel, Inc. 314 F.3d 1313, 1330 (Fed. Cir. 2003), "цель требования о письменном описании заключается в предотвращении ситуации, когда заявитель утверждает, что он изобрел то, чего на самом деле не изобретал". Знаковым прецедентом по вопросу "письменного описания" стало дело Университета Рочестера против Searle, касающееся патентов на ингибиторы COX-2. В начале 1990-х годов ученые из Университета Рочестера обнаружили два различных циклооксигеназы, известных как COX-1 и COX-2. Для большинства патентов желательно ингибировать COX-2, а не COX-1. Ранее известные НПВС ингибируют как COX-1, так и COX-2, и таким образом, не только уменьшают воспаление, но и вызывают побочные эффекты, такие как расстройство желудка, раздражение, язвы и кровотечения. Это прорывное открытие побудило ученых из Рочестера начать программу разработки селективных ингибиторов COX-2, и они разработали метод скрининга таких ингибиторов, который стал предметом патента US5837479, выданного в 1998 году, утверждающего методы "для идентификации соединения, ингибирующего синтез простагландина, катализируемый простагландиновой H-синтазой 2 (PGHS 2) млекопитающих". Хотя в патенте раскрыто открытие целевого фермента (который является непатентоспособным продуктом природы) и методы идентификации его ингибиторов, US5837479 не содержал каких-либо конкретных формул для заявленных ингибиторов. "Соответственно, суд пришел к выводу, что пункты формулы патента недействительны из-за отсутствия достаточного письменного описания", поскольку "патент охватывает метод достижения биологического эффекта, но не раскрывает соединений, способных этого результата достичь". Подводя итог: без требования о письменном описании/достаточности раскрытия информации заявитель может затормозить научно-технический прогресс, блокируя конкурентов в изобретении чего-либо, что заявитель еще не изобрел (то есть не описал в своей патентной заявке). Требование о письменном описании, таким образом, укрепляет идею о том, что патенты являются вознаграждением за изобретение, требуя от заявителя продемонстрировать, что он владеет изобретением.

In the United States, the would be patentee must provide a "written description" of the invention, sufficient to support the claims of the patent during the patent's examination. "Written description" determines the scope of claims. The purpose of this rule is to avoid applicants speculatively filing for patents for inventions that they have not yet invented in order to get priority over competitors. As the Federal Circuit explained in Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc. 314 F.3d 1313, 1330 (Fed. Cir. 2003), "[t]he purpose of the written description requirement is to prevent an applicant from later asserting that he invented that which he did not." An illustrative landmark decision on the issue of "written description" was University of Rochester v. Searle, related to patents on COX 2 inhibitors. In the early 1990s scientists at the University of Rochester discovered two disctinct cyclooxygenases, referred to as COX 1 and COX 2. For most patents it is desirable to inhibit COX 2 and not COX 1. Previously known NSAIDs inhibit both COX 1 and COX 2, and thus they not only reduce inflammation, but also cause side effects such as stomach upset, irritation, ulcers, and bleeding. This breakthrough discovery prompted the Rochester scientists to launch a program for developing selective COX 2 inhibitors, and they developed an assay to screen for such inhibitors, which was a subject of patent US5837479 issued in 1998, that claimed methods "for identifying a compound that inhibits prostaglandin synthesis catalyzed by mammalian prostaglandin H synthase 2 (PGHS 2)." While disclosing the discovery of the target enzyme (which is an unpatenable product of Nature) and the methods for identifying its inhibitors, the US5837479 did not provide any specific formulas for the claimed inhibitors. "Accordingly, the court concluded that the patent's claims are invalid for lack of written description," because "it claims a method of achieving a biological effect, but discloses no compounds that can accomplish that result." To summarize: without the written description/sufficiency of disclosure requirement, an applicant might delay scientific and technical progress by blocking competitors from inventing something that the applicant has not yet invented (i. e. did not describe in his patent application). The written description requirement thus reinforces the idea that patents are a reward for inventing by requiring the applicant to show they possess the invention.

Склад биологического материала

Биологические (т.е. "способные к самовоспроизведению прямо или косвенно") материалы (такие как дрожжи, водоросли, простейшие, эукариотические клетки, клеточные линии, гибридомы, плазмиды, вирусы, клетки растительных тканей, лишайники, семена, векторы, клеточные органеллы и т.д.) могут быть запатентованы в США как составы вещества или как объекты, изготовленные человеком, при условии, что они полезны, новы и неочевидны. Однако в таких случаях не всегда возможно предоставить точное описание (например, молекулярную структуру), что затрудняет соблюдение требований к достаточному описанию изобретения и обоснованию патентоспособности заявлений, касающихся биологических материалов. Один из способов запатентовать такие биологические изобретения – использование патентов на растения. Другой способ – использование обычных патентов на полезные модели в сочетании с депонированием заявленного биологического материала в соответствии с Будапештским договором 1977 года. Законодательство США позволяет осуществлять такое депонирование (или депонирования) в любое время до выдачи патента (и в некоторых случаях во время пересмотра), однако во многих других странах требуется депонирование до подачи заявки на патент. Цель требования "лучшего способа реализации" заключается в обеспечении полного раскрытия информации, чтобы изобретатель не мог "раскрывать только свой второй лучший вариант реализации, оставляя лучший при себе". Требование "лучшего способа реализации" применяется только к тому, что известно изобретателю на момент подачи заявки, а не к тому, что было обнаружено впоследствии. После принятия AIA (America Invents Act) законодательство США больше не допускает признания патента США недействительным за нераскрытие лучшего способа реализации, хотя технически лучший способ реализации все еще требуется раскрывать в соответствии с текстом 35 U.S.C. Раздел 112.