Пересмотр патентов в США: процедуры и основания

Введение

Правовая процедура, связанная с патентами,
судебный процесс, применяемый в Австралии и Канаде.

В патентном праве Соединенных Штатов пересмотр – это процедура, посредством которой любой – третья сторона или изобретатель – может добиться пересмотра патента США патентным экспертом для подтверждения патентоспособности заявленного объекта изобретения. Для пересмотра патента заинтересованная сторона должна представить предшествующий уровень техники в виде патентов или печатных публикаций, который ставит под сомнение патентоспособность и является "существенным новым вопросом о патентоспособности". Закон Лихи-Смита об американских изобретениях вносит существенные изменения в патентную систему США, включая новые механизмы оспаривания патентов в Патентном и товарном ведомстве США. Одним из новых механизмов является процедура пересмотра после выдачи патента, которая предоставит лицам, оспаривающим патент, расширенные основания для его отмены.

Процесс

Запрос о повторном рассмотрении может быть подан любым лицом в любое время в течение срока действия патента. Для запроса на повторное рассмотрение необходимо представить "запрос на повторное рассмотрение", который включает в себя: (1) заявление, указывающее на каждый "существенный новый вопрос патентоспособности, основанный на предшествующем уровне техники в виде патентов и печатных публикаций; (2) идентификацию и обоснование для каждого пункта формулы, в отношении которого запрашивается повторное рассмотрение; (3) копию каждого патента или печатной публикации, на которые делается ссылка; (4) копию оспариваемого патента в целом; (5) заверение о том, что копия запроса на повторное рассмотрение была направлена патентообладателю, если заявитель не является патентообладателем; и (6) заверение третьего лица, подающего запрос, о том, что положения об установлении запрета, предусмотренные 35 U.S.C. § 351(e)(1) или 35 U.S.C. § 325(e)(1), не препятствуют подаче запроса на повторное рассмотрение. Если USPTO установит, что запрос действительно поднимает существенный новый вопрос патентоспособности, USPTO назначает повторное рассмотрение. Запросы на повторное рассмотрение часто подаются третьими лицами, уже участвующими в судебном разбирательстве по делу о нарушении, касающемся оспариваемого патента. Подавая запрос на повторное рассмотрение, такие стороны стремятся признать патент недействительным, одновременно снижая судебные издержки. Если судья согласен, судебное производство может быть приостановлено до завершения повторного рассмотрения. Сами изобретатели также могут подавать запросы на повторное рассмотрение. Такие запросы могут быть поданы до подачи иска изобретателями против другого лица за нарушение патента, чтобы убедиться в его действительности в свете любого предшествующего уровня техники, который они могли обнаружить после выдачи патента. Само патентное ведомство может инициировать повторное рассмотрение "по инициативе директора", например, когда есть основания сомневаться в действительности патента. Так, например, директор приказал провести повторное рассмотрение патентов NTP, Inc., касающихся технологии мобильной электронной почты BlackBerry. После назначения повторного рассмотрения к делу назначается новый эксперт, и патент проходит повторную экспертизу, аналогичную первой. Если какие-либо пункты формулы будут отклонены в свете новых вопросов, патентообладатель может сузить или отменить эти пункты. Патентообладатель также может представить новые пункты формулы, при условии, что они не будут шире, чем пункты формулы в исходном патенте. Если эксперт выносит окончательный отказ, патентообладатель может обжаловать решение в Палате апелляций и споров по патентам (BPAI) при USPTO. Патентообладатель может подать апелляцию в Апелляционный суд по делам федеральной собственности и даже в Верховный суд США, если это допускается. После завершения повторного рассмотрения выдается "сертификат о повторном рассмотрении". В сертификате вносятся все необходимые исправления в патент в результате повторного рассмотрения. Если все пункты формулы в патенте будут отклонены, патент будет аннулирован. С 2 января 2001 года сертификаты о повторном рассмотрении имеют кодовый тип в серии C1, C2, C3. Ранее кодовый тип был в серии B1, B2, B3.

A request for a reexamination can be filed by anyone at any time during the period of enforceability of a patent. To request a reexamination, one must submit a "request for reexamination" which includes (1) a statement pointing out each "substantial new question of patentability based on prior patents and printed publications; (2) an identification and explanation for every claim for which reexamination is requested; (3) a copy of every patent or printed publication relied upon; (4) a copy of the entire patent at issue; (5) a certification that a copy of the request for reexamination has been served on the patent owner if the requester is not the patent owner; and (6) a certification by the third party requester that the statutory estoppel provisions of 35 U. S. C. 351(e)(1) or 35 U. S. C. 325(e)(1) do not prohibit the requester from filing the request for reexamination. If the USPTO finds that the request indeed raises a substantial new question of patentability, the USPTO orders a reexamination. Requests for reexamination are often filed by third parties, who are already involved in an infringement lawsuit concerning the patent at issue. By filing for a reexamination, such parties seek to invalidate the patent while keeping legal fees low. If the judge agrees, the trial proceedings may be put on hold pending the outcome of the reexamination. Inventors themselves also file requests for reexamination. Such requests may be filed before the inventors sue another party for infringing the patent, to make sure that the patent is valid in light of any prior art they may have discovered since the issuance of the patent. The patent office itself may initiate "director initiated" reexaminations, for example, when there is reason to question the validity of the patent. The director, for example, ordered reexaminations of the NTP, Inc. patents which covered BlackBerry mobile e mail technology. Once a reexamination is ordered, a new examiner is assigned to the case, and the patent goes through another examination similar to the examination it received the first time around. If any claims are rejected in light of the new questions raised, then the patent owner can narrow or cancel those claims. The patent owner can also submit new claims, provided they are not broader than the claims in the original patent. If the examiner makes a rejection "final", the patent owner can appeal the decision to the Board of Patent Appeals and Interferences (BPAI) at the USPTO. The patent owner can file an appeal to the Court of Appeals for the Federal Circuit and even to the US Supreme Court, if permitted. Once the reexamination has been concluded, a "certificate of reexamination" is issued. The certificate makes any corrections to a patent as are required under the reexamination. If all the claims in the patent are rejected, the patent gets nullified. As of January 2, 2001, certificates of reexamination have a kind code in the series C1, C2, C3, Before then, kind code was in the series B1, B2, B3,

Публичное объявление

Материалы всех повторных экспертиз публикуются в открытом доступе на общедоступном веб-сайте USPTO PAIR (Patent Application Information Retrieval). Повторным экспертизам присваиваются серийные номера и они указываются как дочерние заявки к первоначально выданным патентам. Процесс повторной экспертизы может повысить качество выдаваемых патентов и стимулировать участие общественности в этом процессе.

Повторное рассмотрение дел ex parte и inter partes

Повторное рассмотрение по процедуре ex parte инициируется любым заинтересованным лицом, однако после подачи запроса такое лицо больше не участвует в процессе. Переписка ведется исключительно между экспертом и владельцем патента. По состоянию на 16 января 2018 года, сбор за подачу запроса на повторное рассмотрение по процедуре ex parte составляет 6 000 долларов США. Повторное рассмотрение между сторонами инициировалось любым заинтересованным лицом, которое затем принимало участие в процессе. 16 сентября 2012 года Закон Лихи-Смита об американских изобретениях отменил данные процедуры и заменил их двумя новыми процедурами после выдачи патента (Post Grant Review и Inter Partes Review). Повторные запросы на повторное рассмотрение между сторонами от одного и того же заявителя запрещены в соответствии с 35 U.S.C. § 317.

Статистика

В 2012 финансовом году было подано 747 заявок на повторное рассмотрение по существу (ex parte), что соответствует примерно 0,28% от общего числа патентов, выданных в этом году, хотя около 90% этих заявок были поданы владельцем патента. В течение 2012 финансового года было подано около 640 заявок на межстороннее повторное рассмотрение (inter partes), что значительно увеличивается каждый год и в четыре раза превышает показатель 2008 финансового года. Статистика, опубликованная USPTO по повторным рассмотрениям за период с 1981 по 2007 год, показала, что в отношении повторных рассмотрений по существу пункты формулы изменялись в среднем в 64% случаев. В 26% случаев все пункты формулы были подтверждены без изменений, а в 10% случаев – признаны недействительными. В отношении межсторонних повторных рассмотрений пункты формулы были изменены в семи из восьми дел, завершенных к моменту публикации статистики.

Патенты NTP

Патенты NTP, охватывающие технологию BlackBerry, в настоящее время подвергаются ряду пересмотров, поскольку была обнаружена новая информация, являющаяся частью предшествующего уровня техники, которая не была учтена патентным ведомством при первоначальном рассмотрении заявок на патенты. Некоторые из этих пересмотров являются межсторонними (inter partes), некоторые – немежсторонними (ex parte), а некоторые были инициированы директором патентного ведомства. По некоторым патентам было подано несколько запросов на пересмотр. Эти многочисленные запросы были объединены в единые пересмотры, по одному на каждый рассматриваемый патент. По состоянию на апрель 2006 года все требования NTP, по которым были вынесены решения, были отклонены на основании существенных новых вопросов, касающихся патентоспособности. Пока неясно, сузит ли NTP объем своих требований, чтобы преодолеть эти отклонения, или добьется успеха в апелляции. 3 марта 2006 года компания BlackBerry согласилась урегулировать патентный спор с NTP более чем на 600 миллионов долларов США.

Способ качания на качелях

под названием "Метод раскачивания на качелях" был выдан в 2002 году заявителю Стивену Олсону, младшему сыну патентного поверенного, который подал заявку на патент, чтобы обучить своего сына устройству патентной системы. Этот патент был подан вскоре после того, как патенты на бизнес-методы стали допускаться в соответствии с патентным законодательством США в результате решения по делу State Street 1998 года; однако это был не бизнес-метод, а просто патент на метод или технологический процесс. Патент охватывал усовершенствованный способ раскачивания ребенка на качелях. Директор Патентного ведомства (PTO) распорядился провести повторное рассмотрение, и в дальнейшем заявки были отклонены. Владелец патента отказался от апелляции. Был выдан сертификат о повторном рассмотрении, аннулирующий все заявки.

Сэндвич с арахисовым маслом и желе без корочки

"Сэндвич без корочки" был выдан в 1999 году заявителям Лену Кретчману и Дэвиду Гескеду. Патент охватывал улучшенный сэндвич с арахисовым маслом и желе без корочки, который можно было бы массово производить и продавать в магазинах. Патент был лицензирован компании Smuckers, которая затем представила бренд Uncrustables – замороженные сэндвичи без корочки. Smuckers инвестировала около 20 миллионов долларов в строительство завода в Скоттсвилле, штат Кентукки, для производства этой продукции. Годовой объем продаж в 2005 году составил 60 миллионов долларов США. Для защиты патента Smuckers подала иск о нарушении патентных прав против предполагаемого нарушителя, компании Albie's Foods. Albie's Foods ответила, подав запрос на повторное рассмотрение патента по существу (ex parte reexamination). Экзаменатор отклонил заявленные требования патента, и это решение было обжаловано в BPAI. BPAI также отклонила заявленные требования, и в 2006 году USPTO выдало уведомление о намерении выдать свидетельство о повторной экспертизе, которое было выпущено в 2007 году и аннулировало все требования патента. В 2008 году патент прекратил свое действие из-за неуплаты владельцем патента годовой пошлины за поддержание патента в силе.