Введение
Вводящее в заблуждение представление информации, касающейся патентов Соединенных Штатов.
В патентном праве Соединенных Штатов недобросовестное поведение представляет собой нарушение обязанности заявителя проявлять честность и добросовестность в ходе патентного преследования или аналогичных разбирательств путем искажения или сокрытия существенной информации с конкретным намерением ввести в заблуждение Патентное ведомство Соединенных Штатов. Заявление о недобросовестном поведении является основанием для защиты от обвинений в нарушении патентных прав. Даже если установлено нарушение действительного патента, суд, рассматривающий дело о нарушении, может воспользоваться своим правом на справедливое усмотрение и отказаться принудительно исполнять патент, если патентообладатель (владелец патента) допустил недобросовестное поведение.
Долг откровенности
В Правиле 56 Управления по патентам и товарным знакам США разъясняется, что патенты затрагивают общественные интересы. Общественные интересы наилучшим образом удовлетворяются, а патентное исследование наиболее эффективно, когда Управление, в момент экспертизы заявки, осведомлено и оценивает все сведения, имеющие значение для патентоспособности. Соответственно, каждое лицо, участвующее в подаче и сопровождении заявки на патент, несет обязанность действовать честно и добросовестно в отношениях с Управлением, что включает в себя обязанность раскрывать Управлению всю информацию, известную этому лицу и имеющую значение для патентоспособности.
История
Дела "Keystone Driller против General Excavator", "Hazel Atlas против Hartford" и "Precision против Automotive", связанные с принципом "нечистых рук", послужили основой для доктрины недобросовестного поведения, которая со временем формировалась и развивалась.
Дело Хэйзел-Атлас
В деле Hazel Atlas 1944 года адвокаты патентообладателя также сфабриковали и сокрыли доказательства в поддержку патентной заявки, наняв эксперта для публикации статьи в отраслевом журнале от его имени, восхваляющей изобретение как значительный прогресс в данной области. После того, как патент был одобрен и выдан на основании этой статьи, патентообладатель подал иск о нарушении патентных прав против Hazel Atlas, но проиграл в суде первой инстанции, после чего обжаловал решение в Третьем апелляционном округе, где представил полученную статью из отраслевого журнала. Этот апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и вынес решение в пользу патентообладателя, после чего Hazel Atlas урегулировала претензии по иску, а патентообладатель выплатил эксперту дополнительное вознаграждение. Однако обман патентообладателя был раскрыт в деле "США против Hartford Empire", после чего Hazel Atlas подала прошение в Третий апелляционный округ о пересмотре предыдущего решения. Хотя округ отказал в пересмотре, Верховный суд отменил решение апелляционного суда и приговор против Hazel Atlas, восстановив первоначальное решение суда первой инстанции об отклонении иска патентообладателя.
Декоративный корпус
В деле Precision 1945 года патентообладатель скрыл доказательства лжесвидетельства, представленные в PTO, и попытался добиться признания действительным патента, полученного путем лжесвидетельства. В заявке патентообладатель указал ложные даты возникновения идеи, раскрытия информации, создания чертежей, описания и практической реализации, а затем подтвердил ложность этих сведений под присягой в процедуре спора о приоритете. Конкурирующий патентообладатель узнал правду, но приобрел права на патент посредством частного соглашения, став соучастником в этой схеме, а затем попытался добиться признания действительности патента в отношении других лиц. В последующем судебном процессе суд первой инстанции узнал об этих фактах и вынес решение против патентообладателя, сославшись на недобросовестность его действий, однако апелляционный суд Седьмого округа отменил это решение, а Верховный суд, рассмотрев дело по дальнейшей апелляции, отменил решение апелляционного суда и восстановил решение суда первой инстанции.
Дело МакКессон
В деле 2007 года McKesson v. Bridge Medical Федеральный апелляционный суд признал недобросовестное поведение, поскольку патентный поверенный не предоставил патентным экспертам информацию, содержащуюся в ответе на возражение в смежном деле. Дело McKesson – это поучительный пример для заявителей на патент: следует предоставлять максимально полный объем информации при подаче патентной заявки, чтобы избежать риска утраты патента из-за упущений.
Случай с эксергеном
Однако последующее решение CAFC, по-видимому, напрямую противоречит стандарту, примененному в деле McKesson. В деле 2009 года Exergen Corp. против Wal Mart Stores Inc. и S. A. A. T. Systems, SAAT попыталась защититься, ссылаясь на недобросовестное поведение, утверждая, что Exergen был осведомлен о двух более ранних патентах, которые не были представлены эксперту в процессе рассмотрения заявки. Окружной суд отклонил ходатайство SAAT о признании поведения недобросовестным в качестве основания для защиты, посчитав, что утверждения SAAT были недостаточно конкретными для соответствия требованиям детализации, установленным FRCP 9(b). Федеральный апелляционный суд оставил это решение в силе, постановив, что подобные утверждения должны четко указывать, кто совершил недобросовестное поведение, что именно этот человек сознательно утаил или исказил в Патентном ведомстве (PTO), и как это упущение или искажение повлияло на патентоспособность отдельных пунктов формулы изобретения. Суд отметил, что недобросовестное поведение – это не "волшебное заклинание, которое можно предъявить к любому патентообладателю" посредством "простого указания на то, что материалы или информация, имеющая определенную степень существенности, не были раскрыты". Один комментатор заметил, что это изменение привело к "фактическому приравниванию недобросовестного поведения и мошенничества в процессе Walker Process, осуществленному компанией Therasense". В соответствии с новым стандартом, Апелляционный суд не выявил признаков недобросовестного поведения в деле Powell против Home Depot USA, Inc.