Патентование и условия лицензирования по принципу FRAND/RAND в стандартизации технологий.

Введение

Разумные и недискриминационные (RAND) условия, также известные как справедливые, разумные и недискриминационные (FRAND) условия, обозначают добровольное лицензионное обязательство, которое организации по стандартизации часто запрашивают у владельца права интеллектуальной собственности (обычно патента), который является или может стать необходимым для реализации технического стандарта. Иными словами, обязательство F/RAND – это добровольное соглашение между организацией, устанавливающей стандарты, и владельцем патентов, необходимых для реализации стандарта. Суды США, а также суды в других юрисдикциях, установили, что при определенных обстоятельствах, лицо, внедряющее стандарт – то есть компания или организация, использующая стандарт для оказания услуги или производства продукта – является предполагаемым третьим бенефициаром соглашения FRAND и, как таковое, имеет право на определенные права, предоставляемые этим соглашением. Организация по стандартизации – это отраслевая группа, которая устанавливает общие стандарты для своей отрасли, чтобы обеспечить совместимость и взаимодействие устройств, производимых разными компаниями. Патент становится необходимым для стандарта, когда организация по стандартизации устанавливает стандарт, который включает в себя технологию, защищенную этим патентом. Поскольку патент, в соответствии с законодательством большинства стран, предоставляет его владельцу исключительное право запрещать другим производить, использовать, продавать или импортировать изобретение, организация по стандартизации обычно должна получить разрешение от патентообладателя на включение запатентованной технологии в свой стандарт. Поэтому она часто просит патентообладателя уточнить его готовность предложить лицензию на свои патенты, необходимые для реализации стандарта, на условиях FRAND. Если патентообладатель отказывается по запросу лицензировать патент, который стал необходимым для стандарта, то организация по стандартизации должна исключить эту технологию из стандарта. В этом контексте обязательство FRAND способствует гармонизации частных интересов патентообладателей и общественных интересов организаций по стандартизации. Многие исследователи писали на эти темы, а также о различных других юридических и экономических вопросах, связанных с лицензированием на условиях F/RAND.

Patenting methodology intended to produce a technical standard

Reasonable and non discriminatory (RAND) terms, also known as fair, reasonable, and non discriminatory (FRAND) terms, denote a voluntary licensing commitment that standards organizations often request from the owner of an intellectual property right (usually a patent) that is, or may become, essential to practice a technical standard. Put differently, a F/RAND commitment is a voluntary agreement between the standard setting organization and the holder of standard essential patents. U. S. courts, as well as courts in other jurisdictions, have found that, in appropriate circumstances, the implementer of a standard—that is, a firm or entity that uses a standard to render a service or manufacture a product—is an intended third party beneficiary of the FRAND agreement, and, as such, is entitled to certain rights conferred by that agreement. A standard setting organization is an industry group that sets common standards for its particular industry to ensure compatibility and interoperability of devices manufactured by different companies. A patent becomes standard essential when a standard setting organization sets a standard that adopts the technology that the patent covers. Because a patent, under most countries' legal regimes, grants its owner an exclusive right to exclude others from making, using, selling, or importing the invention, a standard setting organization generally must obtain permission from the patent holder to include a patented technology in its standard. So, it will often request that a patent holder clarify its willingness to offer to license its standard essential patents on FRAND terms. If the patent holder refuses upon request to license a patent that has become essential to a standard, then the standard setting organization must exclude that technology. When viewed in this light, the FRAND commitment serves to harmonize the private interests of patent holders and the public interests of standard setting organizations. Many scholars have written about these topics, as well as a variety of other legal and economic issues concerning licensing on F/RAND terms.

F/RAND как договор

Организации, устанавливающие стандарты, обычно принимают политику, регулирующую права собственности на патенты, применимые к принимаемым ими стандартам (патентная политика). В Соединенных Штатах согласие патентообладателя соблюдать патентную политику создает юридически обязывающий договор, как постановил Апелляционный суд девятого округа в деле Microsoft v. Motorola. Одной из наиболее распространенных политик является требование к патентообладателю, добровольно согласившемуся включить свою запатентованную технологию в стандарт, лицензировать эту технологию на "разумных и недискриминационных условиях" (RAND) или на "справедливых, разумных и недискриминационных условиях" (FRAND). Эти два термина, как правило, взаимозаменяемы; FRAND, по-видимому, предпочтительнее в Европе, а RAND – в США. Без такого обязательства участники могли бы использовать монопольную власть, присущую стандарту, для навязывания несправедливых, необоснованных и дискриминационных лицензионных условий, что нанесло бы ущерб конкуренции и укрепило бы их относительное положение. С другой стороны, эксперты отмечают, что обязательство FRAND также гарантирует, что владелец патента, ставшего существенным для стандарта, будет получать роялти от пользователей стандарта, адекватно компенсирующие патентообладателю дополнительную ценность, которую его технология вносит в стандарт. Разработка запатентованной технологии обычно требует значительных инвестиций в исследования, и вклад этой технологии в стандарт – не единственный способ, с помощью которого патентообладатель может возместить эти инвестиции и монетизировать свое изобретение. Например, патентообладатель может монетизировать свое изобретение посредством исключительного использования или исключительного лицензирования. Владельцы технологий могут иметь недостаточную мотивацию для внесения своих технологий в организацию по разработке стандартов без гарантии адекватного роялти. Гарантия роялти F/RAND решает эту проблему: патентообладатель обычно соглашается внести свой вклад в стандарт, отказываясь от исключительного использования или исключительного лицензирования своей технологии в обмен на уверенность в получении адекватной компенсации в виде разумных роялти. В 2013 году в судебных решениях и научных статьях обязательства FRAND упоминались в 10 раз чаще, чем в 2003 году.

Standard setting organizations commonly adopt policies that govern the ownership of patent rights that apply to the standards they adopt (the patent policy). In the United States, the patent holder's agreement to adhere by the patent policy creates a legally binding contract, as the Court of Appeals for the Ninth Circuit ruled in Microsoft v. Motorola. One of the most common policies is to require a patent holder that voluntarily agrees to include its patented technology in the standard to license that technology on "reasonable and non discriminatory terms" (RAND) or on "fair, reasonable, and non discriminatory terms" (FRAND). The two terms are generally interchangeable; FRAND seems to be preferred in Europe and RAND in the U. S. Without such commitment, members could use monopoly power inherent in a standard to impose unfair, unreasonable and discriminatory licensing terms that would damage competition and inflate their own relative position. On the other hand, commentators stress that the FRAND commitment also serves to ensure that the holder of a patent that becomes essential to the standard will receive royalties from users of the standard that adequately compensate the patent holder for the incremental value that its technology contributes to the standard. The development of a patented technology typically requires significant investment in research, and contributing that technology to a standard is not the only option by which a patent holder can recoup that investment and thus monetize its invention. For example, a patent holder has the option to monetize that invention through exclusive use or exclusive licensing. Technology owners might have insufficient incentives to contribute their technologies to a standard setting organization without the promise of an adequate royalty. The promise of a F/RAND royalty address that problem: the patent holder will typically agree to contribute its technology to the standard, thus forgoing the exclusive use or the exclusive licensing of its technology, in exchange for the assurance that it will receive adequate compensation in reasonable royalties. In 2013, court decisions and scholarly articles cited FRAND commitments 10 times more often than in 2003.

За исключением безвозмездной распределения

В условиях RAND не учитываются нематериальные товары, которые производитель может решить распространять бесплатно, и которые третьи лица могут копировать повторно. Например, рассмотрим программный пакет, распространяемый бесплатно, к которому разработчик хочет добавить поддержку видеоформата, требующего патентной лицензии. Если лицензия предусматривает даже небольшую плату за каждую копию, проект программного обеспечения не сможет ею воспользоваться. Такая лицензия может называться "(F)RAND", но её условия дискриминируют целую категорию нематериальных товаров, таких как бесплатное и свободное программное обеспечение. Подобная дискриминация может быть вызвана и распространенными условиями лицензирования, например, применением только к полным реализациям лицензируемого стандарта, ограничением использования определенными областями или запретом на перераспространение. Фонд свободного программного обеспечения предлагает термин "единая плата" (UFO), чтобы подчеркнуть, что такие лицензии "(F)RAND" изначально дискриминационны.

Сопутствующие лицензии

С лицензией RAND связаны лицензирование RAND Z (RAND с нулевой роялти) или RAND RF (RAND Royalty Free), при котором компания обязуется лицензировать технологию без взимания платы, однако разработчикам все равно необходимо получить разрешение лицензиара на ее внедрение. Лицензиар может не получать прибыли от сделки, но при этом может заблокировать выпуск определенных продуктов, потребовать встречных уступок или прибегать к более тонким методам, например, затягивать процесс лицензирования.

Процесс переговоров

Процесс переговоров по лицензиям FRAND налагает обязательства как на владельца патента, так и на предполагаемого лицензиата. Условия проведения этих переговоров были определены в немецком судебном прецеденте по делу о стандарте Orange Book и часто применяются в лицензионных переговорах. В 2015 году Европейский суд в деле Huawei против ZTE (C-170/13) истолковал условия лицензирования FRAND, значительно расходясь с подходом, принятым в стандарте Orange Book.