Патенталдық құқықтардың сату арқылы тоқырауы доктринасы

Кіріспе

АҚШ заңнамасында патенттерге қатысты тозу доктринасы

Зияткерлік меншік құқықтарының тозуы туралы жалпы мәліметтер үшін, бұл АҚШ заңнамасымен шектелмейді. Тозу доктринасы, сондай-ақ бірінші сату доктринасы деп те аталады, – АҚШ-тың жалпы құқық бойынша патенттік доктрина. Ол патент иелерінің патенттелген өнімнің жеке данасын рұқсат етілген сатудан кейін бақылау мүмкіндігін шектейді. Доктринаға сәйкес, патенттелген өнімнің рұқсат етілген сатылымы болғаннан кейін, патент иесінің осы дананы пайдалану және сату құқықтары "тозып", сатып алушы оны патенттік заңның қосымша шектеулерінен тысқары пайдалануға немесе қайта сатуға құқылы болады. Дегенмен, жөндеу және қайта құру доктринасы бойынша, патент иесі өнімді сатып алғандардың патенттелген өнертабысты қайта жасауына (яғни, жаңа өнім жасауына) жол бермеу құқығын сақтайды, егер патент иесі оған арнайы рұқсат бермесе. Процедуралық тұрғыдан алғанда, патент тозуы доктринасы оң қорғаныс ретінде жұмыс істейді, патент иесі оны сатуға рұқсат бергеннен кейін патенттелген өнімді сату немесе пайдалану (жөндеу және модификациялауды қоса алғанда) бойынша туындаған құқық бұзу туралы талаптардан уәкілетті сатып алушыларды қорғайды. Доктрина тек "рұқсат етілген" сату арқылы іске қосылатындықтан, нақты жағдайда тозу доктринасының қолданылуын анықтау қиын немесе кем дегенде даулы болуы мүмкін: мысалы, патент иесі сатып алынған және соңғы пайдаланушының қолындағы патенттелген өнімді пайдалануды немесе қайта сатуды шектеуге тырысса (сатудан кейінгі шектеулер); немесе патент иесі басқа біреуге патенттелген өнімді тек белгілі бір сала бойынша өндіруге, пайдалануға немесе сатуға лицензия бергенде. 2008 жылғы Жоғарғы Соттың Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. ісіндегі шешімі патент иелерінің "шектелген лицензиялар" (пайдаланудың белгілі бір саласына шектелген лицензиялар) арқылы тозу доктринасынан қаншалықты жалтаруға болатынын толыққанды түсіндірмейді. XIX ғасырдың соңында соттар тозу доктринасын қалыптастырғаннан бері, патенттермен берілген эксклюзивті құқықтардың ауқымы және патент иесінің осы құқықтарды патенттелген өнімдердің кейінгі сатылымын және пайдалануын бақылау үшін қаншалықты кеңейте алатыны туралы сұрақтар туындады.

See also Exhaustion of intellectual property rights for a general introduction not limited to U. S. law. The exhaustion doctrine, also referred to as the first sale doctrine, is a U. S. common law patent doctrine that limits the extent to which patent holders can control an individual article of a patented product after a so called authorized sale. Under the doctrine, once an authorized sale of a patented article occurs, the patent holder's exclusive rights to control the use and sale of that article are said to be "exhausted," and the purchaser is free to use or resell that article without further restraint from patent law. However, under the repair and reconstruction doctrine, the patent owner retains the right to exclude purchasers of the articles from making the patented invention anew (i. e., making another article), unless it is specifically authorized by the patentee to do so. Procedurally, the patent exhaustion doctrine operates as an affirmative defense, shielding authorized purchasers from infringement claims concerning the sale or use (including repair and modification) of a patented product after the patent owner authorized its sale. Because only an "authorized" sale triggers the doctrine, it may be difficult or at least controversial to determine whether the exhaustion doctrine applies in a particular case: for example, when the patentee purports to restrict or condition the use or resale of the patented article once purchased and in the hands of an end user (post sale restrictions); or when the patentee licenses another to manufacture and use or sell the patented product only in a particular field. The 2008 Supreme Court decision in Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., arguably leaves unclear the extent to which patentees can avoid the exhaustion doctrine by means of so called limited licenses (licenses limited to a specified field of use). Since its development by the courts in the late 19th century, the patent exhaustion doctrine has raised questions regarding the scope of exclusive rights granted by patents and the extent to which a patent owner may extend those rights to control downstream use and sales of patented articles.

Шолу

Патент патент иесіне басқаларға патенттелген өнертабысты (яғни, өнертабысты құрайтын өнімді) патент мерзімі ішінде жасаудан, пайдаланудан, сатудан, сатуға ұсынудан немесе АҚШ-қа импорттаудан тыйым салу құқығын береді. Бұл ерекше құқықтарды берудің конституциялық негіздемесі – өнертапқыштарға инновациялық технологияны зерттеу мен дамытуға уақыт, еңбек және қаражат жұмсауға ынталандыру арқылы «Ғылым мен пайдалы өнердің дамуын ілгерілету». Алайда, мұндай қорғауды қамтамасыз ету әлеуметтік шығындармен (монополиялық рента) байланысты және патенттелген тауарларды халықтың еркін иеліктен шығару мүмкіндігін шектейді. Сондықтан, мемлекеттік саясат патент иесінің ерекше құқықтарының қолданылу аясын шектеуді талап етеді. Жалпы алғанда, патент иесі өнертабысын пайдалану үшін патенттелген өнімді сату арқылы сыйақы алса, патенттік заңның мақсаты осы өнімге қатысты орындалады. Сыйақы алғаннан кейін патент иесінің басқаларды тыйым салу құқығы тоқтатылады және «патенттік заңда сатылған затты пайдалану мен иеленуді шектеуге негіз жоқ». Осыған сәйкес, патент иесінің патенттелген өнімді саудаға шектеусіз енгізуі, патент иесіне сатылған өнімді пайдаланудан немесе қайта сатудан басқаларды тыйым салуға қатысты кез келген құқықты жүзеге асыруға кедергі келтіреді. Авторлық құқықтағы алғашқы сату доктринасымен салыстырғанда, патенттік таусылу доктринасы патенттік заңға кодификацияланбаған, сондықтан ол әлі де прецеденттік құқық болып табылады. Бұл доктрина алғаш рет 1873 жылы «Адамс против Берк» ісінде Жоғарғы сотта ресми түрде мойындалды. Аталған істе, патент иесі Адамс басқа біреуге патенттелген табыт қақпақтарын жасау, пайдалану және сату құқығын Бостон қаласының он мильдік радиусы ішінде ғана берген. Берк (жерлеуші), тапсырыс берушінің тұтынушысы, он мильдік радиустағы өндірушіден табыт қақпақтарын сатып алды, бірақ кейіннен патенттелген табыт қақпақтарын он мильдік радиустан тыс жерде қолданды (және тиімді түрде қайта сатты), оның жерлеу қызметін жүзеге асыру барысында. Патент иесі Адамс жерлеуші Беркке патентті бұзғаны үшін сотқа шағымданып, бірақ Жоғарғы сот бұзушылық үшін жауапкершілік жоқ деп тапты: Табыт қақпақтары заңды түрде жасалып, сатылғаннан кейін, «оларды патент иесінің немесе оның тапсырған немесе лицензия алған тұлғаларының пайдасына қолдануға шектеулер қарастырылмаған». Сату уәкілдік етілгендіктен (он мильдік радиустағы уәкілдік етілген сатушыдан сатып алынған), жауапкер оны он мильдік радиустан тыс жерде қолданғанмен, патент иесінің кез келген талабынан босатылып, табыт қақпақтарын пайдалану құқығын алды.

A patent gives the patent owner the right to exclude others from making, using, selling, offering for sale, or importing into the U. S. the patented invention (i. e., a product embodying the invention) during the term of the patent. The constitutional rationale behind providing these exclusive rights is to "promote the Progress of Science and useful Arts" by providing inventors the incentive to invest their time, labor, and funds in researching and developing innovative technology. Providing these protections, however, comes with social costs (monopoly rents) and limits the public's ability to freely alienate patented goods. Thus, public policy dictates that the patent owner's exclusive rights be limited in scope. Generally, when a patent owner receives compensation for the use of his or her invention through sale of a patented product, the purpose of patent law is fulfilled with respect to that product. Upon receiving compensation, the patent owner's rights to exclude others are exhausted and "the patent law affords no basis for restraining the use and enjoyment of the thing sold." Accordingly, a patent owner's voluntary introduction of a patented product into commerce without restriction prevents the patent owner from exercising any claimed right to exclude others from using or reselling the sold product. Unlike the analogous first sale doctrine in copyright, the patent exhaustion doctrine has not been codified into the patent statute, and is thus still a common law doctrine. It was first explicitly recognized by the Supreme Court in 1873 in Adams v. Burke. In that case, the patentee Adams assigned to another the right to make, use, and sell patented coffin lids only within a ten mile radius of Boston. Burke (an undertaker), a customer of the assignee, bought the coffin lids from the manufacturer assignee within the ten mile radius, but later used (and effectively resold) the patented coffin lids outside of the ten mile radius, in his trade in the course of burying a person. The patentee Adams sued the undertaker Burke for patent infringement, but the Supreme Court found no infringement liability: Once the coffin lids were lawfully made and sold, "there is no restriction on their use to be implied for the benefit of the patentee or his assignees or licensees." Because the sale was authorized (bought from an authorized seller within the ten mile radius), the defendant acquired the right to use the coffin lids free from any claim of the patentee, even though he carried it outside the ten mile radius to use it.

Шектеулер

Тоқтату доктринасы тек патент иесінің рұқсатымен жасалған сату арқылы іске қосылады. Осылайша, патент иесінің патенттелген өнертабысты сату немесе пайдалануға қатысты шектеулер енгізуіне байланысты, тоқтату доктринасының іске қосылған-қосылмағанын анықтау қиын жағдайлар туындауы мүмкін. Мұндай жағдайларда екі негізгі сұрақ туындайды: (1) Сату патент иесінің рұқсатымен жасалған ба? Бұл көбінесе күрделі фактілік мәселе болып табылады. (2) Патент иесі рұқсат бергеніне қарамастан, аталған шектеулер заңмен мойындалатын және қолданылатын күшінде ме? Әдетте, мұндай жағдайларда төмендегі сценарийлердің бірі немесе бірнешеуі кездеседі: патент иесі: (1) көп компонентті патенттелген өнімнің бір немесе бірнеше компонентін сатады; (2) патенттелген өнімді сатуға рұқсат етілген салаға қатысты белгілі бір шектеулермен өндіруге және сатуға лицензия береді; немесе (3) тауарды сатып алушыларға немесе соңғы пайдаланушыларға тікелей шектеулермен сатады (сатудан кейінгі шектеу).

Толық емес бұйымдарды сату

Патент иесі толық емес бұйымды, немесе тікелей патентті іске қоспайтын, патенттік дауға қатысты емес прекурсорды немесе ингредиентті сатқан кезде, тоқтату доктринасы қолданылуы мүмкін немесе қолданылмауы мүмкін жағдайлардың бірі туындайды. Мұндай жағдайда, толық емес бұйымның рұқсат етілген сатылымы кезінде тоқтату доктринасы қолданылады, егер: (1) оның «бірден-бір мақсатты қолданылуы патентті іске асыру болса» және (2) ол «патенттелген өнертабыстың маңызды ерекшеліктерін қамтиды». Толық емес бұйымды сату кезінде тоқтату доктринасы қолданылса да, сатудың рұқсат етілгендігі және осылайша тоқтатудың іске қосылғандығы жеке талдаудан өтеді. Толық емес бұйымды сату кезінде тоқтату доктринасының қолданылуы 1942 жылы АҚШ-тың Univis Lens Co. ісінде Жоғарғы Сот тарапынан мойындалды. Бұл істе патент иесі дайын линзаларға ұнтақтау қажет болатын линза бос жағдайларын сатты – патенттелген өнертабыс. Сот бұл сату дайын линзаларға қатысты патенттерді толықтырып бергенін, себебі линза бос жағдайлары негізінен «патенттелген құрылғының маңызды ерекшеліктерін қамтиды және [олар] ұнтақталып, патенттелген дайын линза ретінде жылтыратылғанға дейін пайдасыз болды» деп шешті. Сот ұнтақтау процесінің стандартты (кәдімгі) екенін және патенттерге тікелей қатысы жоқ екенін атап өтті, сондай-ақ линза бос жағдайлары патенттелген өнертабыстың маңызды бөлігін құрайтынын және патентті толықтыру үшін тек дәстүрлі қосымша өңдеу қадамдары ғана қажет болды. Quanta ісінде Жоғарғы Сот өнім және әдіс патенттерінің жиынтығын лицензиялау тоқтату доктринасын іске қоса ма, жоқ па, анықтау үшін дәл осы сынақты қолданды. Бұл істе патент иесі (LGE) лицензия алушыға (Intel) LGE өнімдері мен әдістерін бұзуға әкелетін микропроцессорлар мен чипсеттерді (лицензиясыз) өндіруге және сатуға, сондай-ақ лицензиялық микропроцессорлар мен чипсеттерді қамтитын компьютерлік жүйелердің патенттерін беруге рұқсат берді. Сот Intel өнімдері жүйелік патенттерді тікелей іске қоспағанмен, олар осы патенттердің өнертабыстарын жеткілікті түрде іске қосатынын, осылайша тоқтату доктринасын қолдануға болатынын анықтады. Біріншіден, Сот Intel өнімдерін LGE жүйелік патенттерін іске қосатын компьютерлік жүйеге енгізуден басқа пайдалануға болмайтынын анықтады. Екіншіден, Intel өнімдері патенттелген процестердің маңызды ерекшеліктерін қамтиды, себебі патенттерді іске қосу үшін қажетті жалғыз қадам – жад және шиналар сияқты стандартты компьютерлік бөліктерді қосу болды. Сонымен қатар, жүйелерде микропроцессорлар мен чипсеттерден басқа ешқандай өнертабыс болған жоқ. Осылайша, Univis сынағы бойынша Intel өнімдері патенттерді жеткілікті түрде іске қосты, осылайша тоқтату доктринасы қолданылды.

One scenario in which the exhaustion doctrine may or may not be triggered is when the patent holder sells an incomplete article or precursor or ingredient that does not directly practice or embody the patent in suit. In this situation, exhaustion is triggered by the authorized sale of the incomplete article if: (1) its "only reasonable and intended use was to practice the patent, and (2) it "embodies essential features" of the patented invention. Even if the exhaustion doctrine is applicable to the sale of an incomplete article, however, there is a separate analysis of whether the sale of that article was actually authorized, and therefore whether exhaustion was actually triggered. The applicability of exhaustion to the sale of an incomplete article was recognized by the Supreme Court in 1942 in United States v. Univis Lens Co In that case, the patent holder sold lens blanks which had to be ground into finished lenses — the patented invention. The Court held that this sale exhausted the patents on the finished lenses because the lens blanks substantially "embodi[ed] essential features of the patented device and [were] without utility until . ground and polished as the finished lens of the patent." The Court noted that the grinding process was standard (conventional) and not central to the patents, indicating further that the lens blanks constituted a material part of the patented invention and all but completely practiced the patent, since only conventional further processing steps were needed to complete the invention. In Quanta, the Supreme Court applied the same test to determine whether exhaustion is triggered by the licensing of a portfolio of product and method patents. In that case, the patent holder (LGE) authorized the licensee (Intel) by cross license to manufacture and sell microprocessors and chipsets that (unless licensed) would infringe LGE product and method patents, as well as patents on computer systems containing the licensed microprocessors and chipsets. The Court found that, even though these Intel products did not directly practice the system patents, they sufficiently embodied the inventions of those patents, making the exhaustion doctrine applicable. First, the Court found that there was no reasonable use for the Intel products other than incorporating them into a computer system that practiced the LGE system patents. Second, the Intel products embodied essential features of the patented processes because the only necessary step to practice the patents was the addition of such standard computer parts as memories and buses. In addition, there was nothing inventive about the systems other than that they contained the inventive microprocessors and chipsets. Thus, under the Univis test, the Intel products sufficiently embodied the patents, making the exhaustion doctrine applicable.

Сатудың шектеулері

Патенттелген затты сатуға рұқсат берілгендігін және, демек, тозу орын алатындығын анықтау қиын болатын тағы бір жағдай, патент иесі сатушының қызмет саласына қатысты нақты шектеулермен лицензия берген кезде туындайды, мысалы, белгілі бір клиенттерге сатуға, белгіленген аумақтарға немесе басқа да қолдану саласына шектеулер қою арқылы. Егер мұндай шектеулер (немесе "шектеулер") енгізілген болса, лицензиаттың сатып алушыға сатуы патент иесінің пайдалану және қайта сату құқығын толыққанды жояды, егер шектеулер бұзылмаса ("бұзылмаған" болса). Теория бойынша, егер Алиса Блэкэкрге ие болса, бірақ Уайтэкрге емес, ол Уайтэкрді сатамын деп Бобқа жақсы құқық бере алмайды. Ол тек өзіне тиесілі нәрсені ғана сата алады. Егер лицензияның шектеулері ("шектеулер") бұзылса ("асып кетсе"), тозу орын алмайды және, демек, іске қосылмайды, ал патент иесі лицензиатты және кез келген төменгі сатыдағы клиенттерді патенттік құқық бұзушылық үшін сәтті сотқа шақыруы мүмкін. Жоғарғы Соттың General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. ісінде патенттік лицензиялардағы қолдану саласына шектеулердің заңдылығы нақты расталды. Лицензиат рұқсат етілген саладан тыс жерде затты сату арқылы қолдану саласының шектеуін бұзып, патенттік құқық бұзуға жол береді. Тозу доктринасы ешқандай қорғаныс бермейді, өйткені "бұзу" сатуды тозу доктринасының мақсаты үшін "рұқсатсыз" етеді. Сатудағы қолдану шектеулері (лицензиатқа патенттелген заттарды сату кезінде қойылатын шектеулер) сатудан кейінгі шектеулерден немесе шектеулерден (патенттелген затты сатып алғаннан кейін және соңғы пайдаланушының қолына түскеннен кейін оны пайдалануды немесе сатуды шектеуді мақсат ететін шектеулерден) өзгеше. Патент иелері біріншісін қолдану арқылы тозу доктринасынан қашып сиырғанымен, екіншісін қолдану арқылы оны іске асыруы күмәнді. Мысалы, Quanta ісінде LGE компаниясы Intel компаниясына LGE патенттерін пайдалана отырып өнімдер жасауға лицензия берді. Лицензияда LGE үшінші тараптарға лицензиялық өнімдерді Intel емес өнімдермен (яғни, үшінші тараптан сатып алынған микропроцессорлар мен чипсеттер) біріктіруге лицензия бермейтіндігі және LGE Intel-ден бұл туралы клиенттерге хабарлауын талап еткендігі нақты айтылған. Intel компаниясы Quanta компаниясына өнімдер сатқан, ал Quanta компаниясы Intel өнімдерін Intel емес өнімдермен біріктірген. LGE компаниясы Quanta компаниясын патенттік құқық бұзғаны үшін сотқа берді. Жоғарғы Сот лицензиялық келісімде қолдану саласын шектеу туралы нақты ереже болмағанын анықтады, демек Intel компаниясы кімге сататынын шектеуші шарттар жоқ деп тапты. Осылайша сату "рұқсат етілді" және тозу орын алды. Соттың сөздерімен айтқанда, "Лицензиялық келісім Intel компаниясына патенттерді пайдаланатын өнімдерді сатуға рұқсат берді. Intel компаниясының патенттерді негізінен қамтитын өнімдерді сату құқығын шектеуші ешқандай шарт жоқ. Intel компаниясының Quanta компаниясына рұқсат етілген сатуы оның өнімдерін патенттік монополия шеңберінен шығарды, нәтижесінде LGE компаниясы Quanta компаниясына патенттік құқықтарын қолдана алмайды". Quanta ісіндегі келісім-шарттық құжаттар жеткілікті түрде нақты болмағандықтан, Сот тозу доктринасын қолданды, сатуды "рұқсат етілген" және шартсыз деп тапты, тіпті LGE өнімдерді пайдалану бойынша кейбір шектеулерді енгізуге тырысқанына қарамастан. Сондықтан патенттелген өнімді сатып алушылар оларды патент иесі енгізуге тырысқан шектеулерсіз еркін пайдалана алады. Сот лицензиялық келісімде лицензиаттың кімге сататынына ешқандай шектеу қойылмағанын анықтады. Алайда Quanta Соты лицензиялық келісімдегі шектеуді келісім-шарт арқылы күшіне енгізуге бола ма, жоқ па, деген мәселені қарастырмады. Шындығында, Сот бұл мәселені қарастырмағанын нақты айтты.

Another scenario in which it may be difficult to determine if the sale of a patented article was authorized, and therefore if exhaustion is triggered, occurs when the patentee grants a license to make and sell with specific limitations on the field in which the seller may operate, such as sales to particular types of customer, specified territories, or other field of use limitations. If these limitations (or "restrictions") have been imposed, the licensee's sale to a purchaser exhausts only the patentee's rights to restrict use and resale when the restrictions have not been exceeded ("violated"). The theory is that if Alice owns Blackacre but not Whiteacre, she cannot convey good title to Bob by purporting to sell him Whiteacre. She can sell only what she owns. If the license limitations ("restrictions") are exceeded ("violated"), then exhaustion cannot occur and therefore is not triggered, and the patentee can successfully sue the licensee and any downstream customers for patent infringement. The Supreme Court in General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. has specifically upheld the legitimacy of field of use limitations in patent licenses to manufacture patented products. A licensee who exceeds ("violates") a field of use limitation by selling an article outside of the permissible field commits patent infringement. The exhaustion doctrine would provide no protection because the "violation" makes the sale "unauthorized" for the purposes of the exhaustion doctrine. The field of use limitations on sale (those imposed on the licensee in selling the patented articles) are different from post sale restrictions or limitations (those that purpose to restrict the use or sale of the patented article once purchased and in the hands of an end user). Patentees can avoid the exhaustion doctrine by imposing the former, but it is questionable that patentees can do so through the latter. Limitations on sale must very explicitly bind the licensee or seller. For example, in Quanta, LGE licensed Intel to make products using LGE's patents. The license expressly stated that LGE was not licensing third parties to combine licensed products with any non Intel products (i. e., microprocessors and chipsets purchased from a third party), and LGE required Intel to notify customers of that. Intel sold products to Quanta, who combined the Intel products with non Intel products. LGE sued Quanta for patent infringement. The Supreme Court found that the licensing agreement failed to explicitly impose a field of use limitation, and therefore found that there were no conditions limiting to whom Intel could sell. The sale was thus "authorized," and exhaustion was triggered. In the Court's words, "The License Agreement authorized Intel to sell products that practiced the patents. No conditions limited Intel's authority to sell products substantially embodying the patents. . Intel's authorized sale to Quanta thus took its products outside the scope of the patent monopoly, and as a result, LGE can no longer assert its patent rights against Quanta." Because the contractual documents in the Quanta case were insufficiently explicit, the Court applied the exhaustion doctrine, finding the sale "authorized" and unconditional, even though LGE attempted to impose some restrictions on use of the products. Therefore, purchasers of the patented product were free to use them without restrictions that the patentee sought to have imposed on them. The Court found that the licensing agreement did not impose any limitations on whom the licensee could sell to. The Quanta Court did not address, however, whether the restriction in the licensing agreement could be enforced by contract. In fact, the Court pointedly said it was not addressing that issue.