Доктрина исчерпания патентных прав в США

Введение

Доктрина исчерпания, согласно законодательству США, применяемая к патентам. См. также Исчерпание прав интеллектуальной собственности для общего введения, не ограничивающегося законодательством США. Доктрина исчерпания, также называемая доктриной первой продажи, является доктриной патентного права США, основанной на прецедентах, которая ограничивает степень, в которой патентообладатели могут контролировать отдельный экземпляр запатентованного продукта после так называемой авторизованной продажи. В соответствии с этой доктриной, после совершения авторизованной продажи запатентованного продукта исключительные права владельца патента на контроль использования и продажи этого экземпляра считаются "исчерпанными", и покупатель свободен использовать или перепродавать его без дальнейших ограничений со стороны патентного права. Однако, в соответствии с доктриной ремонта и восстановления, патентообладатель сохраняет право препятствовать покупателям изготавливать запатентованное изобретение заново (то есть создавать другой экземпляр), если только патентообладатель специально не уполномочил их на это. С процессуальной точки зрения, доктрина исчерпания патента действует как активная защита, защищая авторизованных покупателей от исков о нарушении, связанных с продажей или использованием (включая ремонт и модификацию) запатентованного продукта после того, как владелец патента авторизовал его продажу. Поскольку доктрина применяется только к "авторизованной" продаже, может быть сложно или, по крайней мере, спорно определить, применима ли доктрина исчерпания в конкретном случае: например, когда патентообладатель пытается ограничить или обусловить использование или перепродажу запатентованного продукта после его приобретения конечным пользователем (ограничения после продажи); или когда патентообладатель лицензирует другое лицо на производство, использование или продажу запатентованного продукта только в определенной области. Решение Верховного суда 2008 года по делу *Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc.* оставляет неясным, в какой степени патентообладатели могут избежать действия доктрины исчерпания посредством так называемых ограниченных лицензий (лицензий, ограниченных определенной областью применения). С момента своего формирования судами в конце XIX века доктрина исчерпания патентов поднимает вопросы об объеме исключительных прав, предоставляемых патентами, и о том, в какой степени патентообладатель может распространить эти права для контроля над последующим использованием и продажей запатентованных продуктов.

the exhaustion doctrine, under U. S. law, as applied to patents

See also Exhaustion of intellectual property rights for a general introduction not limited to U. S. law. The exhaustion doctrine, also referred to as the first sale doctrine, is a U. S. common law patent doctrine that limits the extent to which patent holders can control an individual article of a patented product after a so called authorized sale. Under the doctrine, once an authorized sale of a patented article occurs, the patent holder's exclusive rights to control the use and sale of that article are said to be "exhausted," and the purchaser is free to use or resell that article without further restraint from patent law. However, under the repair and reconstruction doctrine, the patent owner retains the right to exclude purchasers of the articles from making the patented invention anew (i. e., making another article), unless it is specifically authorized by the patentee to do so. Procedurally, the patent exhaustion doctrine operates as an affirmative defense, shielding authorized purchasers from infringement claims concerning the sale or use (including repair and modification) of a patented product after the patent owner authorized its sale. Because only an "authorized" sale triggers the doctrine, it may be difficult or at least controversial to determine whether the exhaustion doctrine applies in a particular case: for example, when the patentee purports to restrict or condition the use or resale of the patented article once purchased and in the hands of an end user (post sale restrictions); or when the patentee licenses another to manufacture and use or sell the patented product only in a particular field. The 2008 Supreme Court decision in Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., arguably leaves unclear the extent to which patentees can avoid the exhaustion doctrine by means of so called limited licenses (licenses limited to a specified field of use). Since its development by the courts in the late 19th century, the patent exhaustion doctrine has raised questions regarding the scope of exclusive rights granted by patents and the extent to which a patent owner may extend those rights to control downstream use and sales of patented articles.

Обзор

Патент предоставляет патентообладателю право запрещать другим лицам изготовление, использование, продажу, предложение к продаже или ввоз запатентованного изобретения (т.е. продукта, воплощающего изобретение) на территорию США в течение срока действия патента. Конституционное обоснование предоставления этих исключительных прав заключается в "содействии прогрессу науки и полезных искусств" путем стимулирования изобретателей инвестировать свое время, труд и средства в исследования и разработку инновационных технологий. Однако предоставление такой защиты сопряжено с социальными издержками (монопольной рентой) и ограничивает возможность для общественности свободно распоряжаться запатентованными товарами. Таким образом, общественная политика требует, чтобы исключительные права патентообладателя были ограничены по объему. Как правило, когда патентообладатель получает вознаграждение за использование своего изобретения посредством продажи запатентованного продукта, цель патентного права в отношении этого продукта достигнута. После получения вознаграждения права патентообладателя на запрет другим лицам исчерпываются, и "патентное законодательство не предоставляет оснований для ограничения использования и распоряжения проданной вещью". Следовательно, добровольное введение патентообладателем запатентованного продукта в гражданский оборот без ограничений лишает патентообладателя возможности осуществлять заявленное право запрещать другим лицам использовать или перепродавать проданный продукт. В отличие от аналогичной доктрины первой продажи в авторском праве, доктрина исчерпания патентных прав не закреплена в патентном законодательстве и, следовательно, остается доктриной общего права. Она была впервые явно признана Верховным судом в 1873 году в деле *Adams v. Burke*. В этом деле патентообладатель Адамс передал другому лицу право на изготовление, использование и продажу запатентованных крышек гробов исключительно в радиусе десяти миль от Бостона. Берк (представитель похоронного бюро), являвшийся клиентом правопреемника, приобрел крышки гробов у производителя-правопреемника в пределах указанного радиуса, но впоследствии использовал (и фактически перепродал) запатентованные крышки гробов за пределами этого радиуса в своей деятельности по организации похорон. Патентообладатель Адамс подал в суд на Берка за нарушение патентных прав, однако Верховный суд не установил факта нарушения: как только крышки гробов были законно изготовлены и проданы, "не подразумевается никаких ограничений на их использование в интересах патентообладателя или его правопреемников или лицензиатов". Поскольку продажа была санкционирована (осуществлена уполномоченным продавцом в пределах десятимильного радиуса), ответчик приобрел право использовать крышки гробов без каких-либо претензий со стороны патентообладателя, даже если он вывез их за пределы этого радиуса для использования.

A patent gives the patent owner the right to exclude others from making, using, selling, offering for sale, or importing into the U. S. the patented invention (i. e., a product embodying the invention) during the term of the patent. The constitutional rationale behind providing these exclusive rights is to "promote the Progress of Science and useful Arts" by providing inventors the incentive to invest their time, labor, and funds in researching and developing innovative technology. Providing these protections, however, comes with social costs (monopoly rents) and limits the public's ability to freely alienate patented goods. Thus, public policy dictates that the patent owner's exclusive rights be limited in scope. Generally, when a patent owner receives compensation for the use of his or her invention through sale of a patented product, the purpose of patent law is fulfilled with respect to that product. Upon receiving compensation, the patent owner's rights to exclude others are exhausted and "the patent law affords no basis for restraining the use and enjoyment of the thing sold." Accordingly, a patent owner's voluntary introduction of a patented product into commerce without restriction prevents the patent owner from exercising any claimed right to exclude others from using or reselling the sold product. Unlike the analogous first sale doctrine in copyright, the patent exhaustion doctrine has not been codified into the patent statute, and is thus still a common law doctrine. It was first explicitly recognized by the Supreme Court in 1873 in Adams v. Burke. In that case, the patentee Adams assigned to another the right to make, use, and sell patented coffin lids only within a ten mile radius of Boston. Burke (an undertaker), a customer of the assignee, bought the coffin lids from the manufacturer assignee within the ten mile radius, but later used (and effectively resold) the patented coffin lids outside of the ten mile radius, in his trade in the course of burying a person. The patentee Adams sued the undertaker Burke for patent infringement, but the Supreme Court found no infringement liability: Once the coffin lids were lawfully made and sold, "there is no restriction on their use to be implied for the benefit of the patentee or his assignees or licensees." Because the sale was authorized (bought from an authorized seller within the ten mile radius), the defendant acquired the right to use the coffin lids free from any claim of the patentee, even though he carried it outside the ten mile radius to use it.

Ограничения

Доктрина исчерпания прав возникает только при продаже, санкционированной владельцем патента. Таким образом, бывают случаи, когда сложно определить, применима ли доктрина исчерпания прав, учитывая ограничения, которые патентообладатель пытался наложить на продажу или использование запатентованного изобретения. В таких ситуациях возникают два основных вопроса: (1) Была ли продажа санкционирована патентообладателем? Это часто может быть сложным фактическим вопросом. (2) Независимо от того, была ли продажа санкционирована патентообладателем, являются ли эти ограничения действительными и признаются ли они законом? Как правило, такие случаи связаны с одним или несколькими из следующих сценариев: патентообладатель: (1) продает один или несколько компонентов многокомпонентного запатентованного продукта; (2) предоставляет лицензию другому лицу на изготовление и продажу запатентованного продукта с определенными ограничениями по сфере применения продажи; или (3) продает товар с ограничениями непосредственно покупателям или конечным пользователям (ограничение после продажи).

Продажа неполной продукции

Один из сценариев, при котором доктрина исчерпания может быть применена или не применена, возникает, когда патентообладатель продает неполное изделие, предшественник или ингредиент, которые сами по себе не реализуют и не воплощают оспариваемый патент. В этой ситуации исчерпание наступает при разрешенной продаже неполного изделия, если: (1) его единственное разумное и предполагаемое использование заключалось в реализации патента и (2) оно воплощает существенные признаки запатентованного изобретения. Однако, даже если доктрина исчерпания применима к продаже неполного изделия, требуется отдельный анализ того, была ли продажа этого изделия фактически санкционирована и, следовательно, действительно ли наступило исчерпание. Применимость исчерпания к продаже неполного изделия была признана Верховным судом в 1942 году в деле United States v. Univis Lens Co. В этом деле патентообладатель продавал заготовки линз, которые необходимо было огранить для получения готовых линз – запатентованного изобретения. Суд постановил, что эта продажа исчерпала патенты на готовые линзы, поскольку заготовки линз в значительной степени «воплощали существенные признаки запатентованного устройства и были бесполезны до огранки и полировки в готовую линзу, защищенную патентом». Суд отметил, что процесс огранки является стандартным (общепринятым) и не является ключевым для патентов, что дополнительно указывает на то, что заготовки линз составляют существенную часть запатентованного изобретения и практически полностью реализуют патент, поскольку для завершения изобретения требуются лишь обычные этапы дальнейшей обработки. В деле Quanta Верховный суд применил тот же критерий для определения того, наступает ли исчерпание в результате лицензирования портфеля патентов на продукты и способы их реализации. В этом деле патентообладатель (LGE) уполномочил лицензиата (Intel) посредством перекрестной лицензии производить и продавать микропроцессоры и чипсеты, которые (без лицензии) нарушали бы патенты LGE на продукты и способы их реализации, а также патенты на компьютерные системы, содержащие лицензированные микропроцессоры и чипсеты. Суд установил, что, хотя эти продукты Intel непосредственно не реализовывали патенты на системы, они в достаточной степени воплощали изобретения, закрепленные в этих патентах, что делало доктрину исчерпания применимой. Во-первых, Суд установил, что не существует разумного использования продуктов Intel, кроме как включения их в компьютерную систему, реализующую патенты на систему LGE. Во-вторых, продукты Intel воплощали существенные признаки запатентованных процессов, поскольку единственным необходимым шагом для реализации патентов было добавление стандартных компьютерных компонентов, таких как память и шины. Кроме того, в самих системах не было ничего изобретательного, кроме содержащихся в них изобретательных микропроцессоров и чипсетов. Таким образом, в соответствии с критерием, установленным в деле Univis, продукты Intel в достаточной степени воплощали патенты, что делало доктрину исчерпания применимой.

One scenario in which the exhaustion doctrine may or may not be triggered is when the patent holder sells an incomplete article or precursor or ingredient that does not directly practice or embody the patent in suit. In this situation, exhaustion is triggered by the authorized sale of the incomplete article if: (1) its "only reasonable and intended use was to practice the patent, and (2) it "embodies essential features" of the patented invention. Even if the exhaustion doctrine is applicable to the sale of an incomplete article, however, there is a separate analysis of whether the sale of that article was actually authorized, and therefore whether exhaustion was actually triggered. The applicability of exhaustion to the sale of an incomplete article was recognized by the Supreme Court in 1942 in United States v. Univis Lens Co In that case, the patent holder sold lens blanks which had to be ground into finished lenses — the patented invention. The Court held that this sale exhausted the patents on the finished lenses because the lens blanks substantially "embodi[ed] essential features of the patented device and [were] without utility until . ground and polished as the finished lens of the patent." The Court noted that the grinding process was standard (conventional) and not central to the patents, indicating further that the lens blanks constituted a material part of the patented invention and all but completely practiced the patent, since only conventional further processing steps were needed to complete the invention. In Quanta, the Supreme Court applied the same test to determine whether exhaustion is triggered by the licensing of a portfolio of product and method patents. In that case, the patent holder (LGE) authorized the licensee (Intel) by cross license to manufacture and sell microprocessors and chipsets that (unless licensed) would infringe LGE product and method patents, as well as patents on computer systems containing the licensed microprocessors and chipsets. The Court found that, even though these Intel products did not directly practice the system patents, they sufficiently embodied the inventions of those patents, making the exhaustion doctrine applicable. First, the Court found that there was no reasonable use for the Intel products other than incorporating them into a computer system that practiced the LGE system patents. Second, the Intel products embodied essential features of the patented processes because the only necessary step to practice the patents was the addition of such standard computer parts as memories and buses. In addition, there was nothing inventive about the systems other than that they contained the inventive microprocessors and chipsets. Thus, under the Univis test, the Intel products sufficiently embodied the patents, making the exhaustion doctrine applicable.

Ограничения продажи

Другой сценарий, в котором может быть сложно определить, была ли продажа запатентованного изделия авторизована и, следовательно, произошло ли исчерпание прав, возникает, когда патентообладатель предоставляет лицензию на изготовление и продажу с конкретными ограничениями в области деятельности продавца, например, продажи определенным категориям покупателей, конкретным территориям или другим ограничениям по области применения. Если такие ограничения (или «ограничения») установлены, продажа лицензиатом покупателю исчерпывает лишь права патентообладателя на ограничение использования и перепродажи, когда эти ограничения не были превышены («нарушены»). Суть в том, что если Алиса владеет участком Блэкэкр, но не Уайтэкр, она не может передать законное право собственности Бобу, выдавая себя за продавца Уайтэкра. Она может продать только то, чем владеет. Если ограничения лицензии («ограничения») превышены («нарушены»), исчерпание прав не наступает и, следовательно, не запускается, и патентообладатель может успешно подать в суд на лицензиата и любых последующих покупателей за нарушение патентных прав. Верховный суд в деле General Talking Pictures Corp. против Western Electric Co. специально подтвердил законность ограничений по области применения в патентных лицензиях на производство запатентованной продукции. Лицензиат, превышающий («нарушающий») ограничение по области применения путем продажи изделия за пределами разрешенной области, совершает патентное нарушение. Доктрина исчерпания прав не предоставляет защиты, поскольку «нарушение» делает продажу «неавторизованной» для целей применения этой доктрины. Ограничения на продажу (налагаемые на лицензиата при продаже запатентованных изделий) отличаются от ограничений, действующих после продажи (направленных на ограничение использования или перепродажи запатентованного изделия после его приобретения конечным пользователем). Патентообладатели могут избежать действия доктрины исчерпания прав, устанавливая первые, но сомнительно, что они могут сделать это посредством вторых. Ограничения на продажу должны очень четко обязывать лицензиата или продавца. Например, в деле Quanta компания LGE лицензировала Intel на производство продукции с использованием патентов LGE. В лицензии прямо указывалось, что LGE не лицензирует третьим лицам объединять лицензированную продукцию с продукцией, не принадлежащей Intel (т.е. микропроцессорами и чипсетами, приобретенными у третьих лиц), и LGE требовала от Intel уведомлять об этом своих клиентов. Intel продавала продукцию компании Quanta, которая объединяла продукцию Intel с продукцией, не принадлежащей Intel. LGE подала в суд на Quanta за нарушение патентных прав. Верховный суд установил, что лицензионное соглашение не устанавливает явного ограничения по области применения, и, следовательно, не содержит условий, ограничивающих круг покупателей, которым Intel может продавать свою продукцию. Таким образом, продажа была «авторизована», и исчерпание прав наступило. Как выразился суд, «Лицензионное соглашение разрешало Intel продавать продукцию, реализующую запатентованные изобретения. Никакие условия не ограничивали право Intel продавать продукцию, содержащую запатентованные изобретения. Таким образом, авторизованная продажа Intel компании Quanta вывела ее продукцию за рамки патентной монополии, и в результате LGE больше не может заявлять о своих патентных правах в отношении Quanta». Поскольку договорные документы по делу Quanta были недостаточно четкими, суд применил доктрину исчерпания прав, признав продажу «авторизованной» и безусловной, хотя LGE пыталась наложить некоторые ограничения на использование продукции. Следовательно, покупатели запатентованной продукции могли свободно использовать ее без ограничений, которые патентообладатель стремился установить. Суд установил, что лицензионное соглашение не налагает никаких ограничений на круг покупателей, которым лицензиат может продавать свою продукцию. Однако суд по делу Quanta не рассматривал вопрос о том, может ли ограничение, содержащееся в лицензионном соглашении, быть обеспечено посредством договорных обязательств. Фактически, суд прямо заявил, что не рассматривает этот вопрос.

Another scenario in which it may be difficult to determine if the sale of a patented article was authorized, and therefore if exhaustion is triggered, occurs when the patentee grants a license to make and sell with specific limitations on the field in which the seller may operate, such as sales to particular types of customer, specified territories, or other field of use limitations. If these limitations (or "restrictions") have been imposed, the licensee's sale to a purchaser exhausts only the patentee's rights to restrict use and resale when the restrictions have not been exceeded ("violated"). The theory is that if Alice owns Blackacre but not Whiteacre, she cannot convey good title to Bob by purporting to sell him Whiteacre. She can sell only what she owns. If the license limitations ("restrictions") are exceeded ("violated"), then exhaustion cannot occur and therefore is not triggered, and the patentee can successfully sue the licensee and any downstream customers for patent infringement. The Supreme Court in General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. has specifically upheld the legitimacy of field of use limitations in patent licenses to manufacture patented products. A licensee who exceeds ("violates") a field of use limitation by selling an article outside of the permissible field commits patent infringement. The exhaustion doctrine would provide no protection because the "violation" makes the sale "unauthorized" for the purposes of the exhaustion doctrine. The field of use limitations on sale (those imposed on the licensee in selling the patented articles) are different from post sale restrictions or limitations (those that purpose to restrict the use or sale of the patented article once purchased and in the hands of an end user). Patentees can avoid the exhaustion doctrine by imposing the former, but it is questionable that patentees can do so through the latter. Limitations on sale must very explicitly bind the licensee or seller. For example, in Quanta, LGE licensed Intel to make products using LGE's patents. The license expressly stated that LGE was not licensing third parties to combine licensed products with any non Intel products (i. e., microprocessors and chipsets purchased from a third party), and LGE required Intel to notify customers of that. Intel sold products to Quanta, who combined the Intel products with non Intel products. LGE sued Quanta for patent infringement. The Supreme Court found that the licensing agreement failed to explicitly impose a field of use limitation, and therefore found that there were no conditions limiting to whom Intel could sell. The sale was thus "authorized," and exhaustion was triggered. In the Court's words, "The License Agreement authorized Intel to sell products that practiced the patents. No conditions limited Intel's authority to sell products substantially embodying the patents. . Intel's authorized sale to Quanta thus took its products outside the scope of the patent monopoly, and as a result, LGE can no longer assert its patent rights against Quanta." Because the contractual documents in the Quanta case were insufficiently explicit, the Court applied the exhaustion doctrine, finding the sale "authorized" and unconditional, even though LGE attempted to impose some restrictions on use of the products. Therefore, purchasers of the patented product were free to use them without restrictions that the patentee sought to have imposed on them. The Court found that the licensing agreement did not impose any limitations on whom the licensee could sell to. The Quanta Court did not address, however, whether the restriction in the licensing agreement could be enforced by contract. In fact, the Court pointedly said it was not addressing that issue.