Введение

Существует четыре основополагающих требования для получения патента в соответствии с патентным правом Соединенного Королевства. Во-первых, должно быть совершено изобретение. Это изобретение должно быть новым, обладать изобретательским уровнем и быть применимым в промышленности. (См. Патентоспособность.) Патентные законы Великобритании и всей Европы содержат неисчерпывающий перечень исключений, которые не рассматриваются как изобретения, если патентная заявка относится к такому исключению как таковому. В этот перечень входят программы для компьютеров. Несмотря на это, Управление по интеллектуальной собственности Соединенного Королевства (UKIPO) регулярно выдает патенты на изобретения, которые реализованы частично или полностью в программном обеспечении. Степень допустимости этого в рамках действующего законодательства и подход к оценке того, описывает ли патентная заявка изобретение, были определены Апелляционным судом. Подход Великобритании существенно отличается от подхода Европейского патентного ведомства (ЕПВ), хотя предполагается, что "значительных расхождений в результатах не должно возникать". Во всем мире вопрос о том, в какой степени патентное право должно допускать выдачу патентов, связанных с программным обеспечением (часто называемых "патентами на программное обеспечение"), является предметом споров и активных дискуссий (см. Дискуссия о патентах на программное обеспечение).

Существенное право

Хотя это подразумеваемое требование пункта 1(1) Закона о патентах Великобритании (1977 г.), что патенты должны выдаваться только на изобретения, термин "изобретение" нигде не определен в Законе. Вместо этого, пункт 1(2) Закона о патентах содержит неисчерпывающий перечень "объектов", которые не рассматриваются как изобретения. В этот перечень входит "программа для компьютера". Однако эти объекты не могут рассматриваться как изобретения "в той мере, в которой патент или заявка на патент относится к этому объекту как таковому". Статья 52(2) Европейской патентной конвенции (ЕПК) содержит несколько отличающийся перечень объектов, не являющихся изобретениями, хотя "программы для компьютеров" в нем присутствуют. Статья 52(3) ЕПК далее устанавливает, что патентоспособность указанных предметов или видов деятельности исключается "только в той мере, в которой европейская патентная заявка или европейский патент относится к этим предметам или видам деятельности как таковым". Формулировка Закона о патентах незначительно отличается от статьи 52 ЕПК, но суды Великобритании пришли к выводу, что поскольку целью пункта 1 Закона о патентах было имплементировать требования статьи 52 ЕПК в законодательство Великобритании, любые различия между ЕПК и Законом о патентах следует игнорировать. Следовательно, сам текст ЕПК следует считать определяющим. К другим объектам, которые не считаются изобретениями, относятся математические методы, а также схемы, правила и методы для осуществления умственной деятельности, игр или ведения бизнеса. Эти дополнительные исключенные категории часто пересекаются с исключением компьютерных программ, поскольку они могут быть реализованы с использованием компьютера.

Резюме

Судебная практика Соединенного Королевства в отношении исключаемых объектов в целом и компьютерных программ в частности имеет довольно прерывистую историю. На протяжении восьми лет ведущим делом в Великобритании, определяющим, связан ли патент или патентная заявка, использующая компьютерную программу, с изобретением или же представляет собой компьютерную программу "как таковую", было решение по заявке Fujitsu 1997 года. Лишь в 2005 году, в решении по заявлениям CFPH LLC, суды Великобритании вновь подробно рассмотрели вопрос об исключаемых объектах. В это время практика Европейского патентного ведомства (ЕПВ) и UKIPO значительно разошлась. В некотором смысле это решение сблизило законодательство Великобритании с практикой ЕПВ, однако оно также подвергло критике тенденцию ЕПВ к перефразированию исключений из патентоспособности под общим заголовком "технические". В октябре 2006 года Апелляционный суд впервые за девять лет рассмотрел дело, касающееся действительности компьютерных программ, и вынес решение по делу Aerotel v Telco и заявке Macrossan. Это решение подтвердило обоснование, изложенное в деле Fujitsu, и вновь отодвинуло практику UKIPO от практики ЕПВ.

Применение Fujitsu

Заявление Fujitsu было рассмотрено Апелляционным судом в 1997 году. В рассматриваемом деле было отказано UKIPO и J Laddie по апелляции в Высоком суде. LJ Aldous рассмотрел апелляцию в Апелляционном суде, и его решение примечательно по нескольким причинам: в нем указано, что суды Великобритании должны руководствоваться решениями Европейского патентного ведомства при толковании исключений. Он подтвердил, что для патентоспособности потенциально исключаемого объекта необходим «технический вклад», подчеркнув, что это основополагающая концепция патентного права, и сослался на решение Европейского патентного ведомства в деле T 208/84, VICOM. Он признал сложность определения того, что является «техническим», а что нет, и указал, что каждый случай должен рассматриваться на основе его конкретных обстоятельств. Он подчеркнул, что при оценке патентоспособности изобретения следует учитывать его суть, а не формулировку пунктов формулы изобретения. Таким образом, непатентоспособный метод нельзя запатентовать под видом аппарата. Заявленное изобретение Fujitsu представляло собой новый инструмент для моделирования кристаллических структур на компьютере. Ученый, желающий исследовать результат создания нового материала из комбинации двух существующих соединений, вводил в компьютер данные, представляющие эти соединения и способ их соединения. Затем компьютер автоматически генерировал и отображал новую структуру на основе введенных данных. Ранее тот же эффект можно было достичь только путем ручной сборки пластиковых моделей – трудоемкой задачи. Таким образом, заявленное изобретение, безусловно, было новым и полезным, но тот факт, что ту же задачу можно было выполнить вручную, стал причиной отказа в выдаче патента. По существу, изобретение представляло собой обычный компьютер, автоматически отображающий кристаллическую структуру в виде изображения, которое ранее создавалось в виде модели. Единственным улучшением, заявленным в пунктах формулы изобретения, была компьютерная программа, позволяющая быстрее отображать объединенную структуру. Новый инструмент, таким образом, не предоставлял ничего, выходящего за рамки обычных преимуществ, получаемых от использования компьютерной программы. Следовательно, технического вклада не было, и заявка была отклонена как компьютерная программа как таковая.

Менаше против Уильяма Хилла

Дело Menashe Business Mercantile Limited против William Hill Organisation Limited было рассмотрено Апелляционным судом в 2002 году. Рассмотренное дело касалось вопроса о нарушении и предварительного вопроса о действительности права на изобретение. Вопросы действительности самого изобретения судом не рассматривались. Это дело имеет важное значение, поскольку рассматривает вопросы, связанные с нарушением патентных прав на изобретения, реализованные с помощью компьютера, в случаях, когда компьютер, выполняющий заявленный метод, находится за пределами Великобритании, но лицо, находящееся в Великобритании, использует данное изобретение. Заявленное изобретение требовало наличия хост- или серверного компьютера. Согласно решению суда, не имело значения, где физически расположен хост-компьютер – он мог находиться в Соединенном Королевстве, на спутнике или даже на границе между двумя странами. Его местоположение не имело значения ни для пользователя изобретения, ни для заявленной игровой системы. В этом плане заявленная игровая система отличалась от обычного устройства. Судья посчитал, что было бы неверно применять устаревшие представления о местоположении к изобретениям подобного рода. Человека, находящегося в Соединенном Королевстве, который получает в Соединенном Королевстве CD-диск и затем использует свой терминал для связи с хост-компьютером, не волнует местонахождение этого хост-компьютера. Это не имеет значения ни для пользователя, ни для патентообладателя, независимо от того, находится ли он в Соединенном Королевстве.

Aerotel против Telco и иск Macrossan

Решение по делу Aerotel v Telco и рассмотрение апелляции Macrossan's судом апелляций, вынесенное 27 октября 2006 года, касается патента, выданного Aerotel, и заявки на патент, поданной Нилом Макроссаном, но отклоненной UKIPO и Высоким судом. Патент Aerotel – это , и имеет дату приоритета январь 1985 года. Заявка Макроссана имеет дату приоритета декабрь 2000 года. Патент Aerotel был признан патентоспособным изобретением в принципе, поскольку система в целом была новой сама по себе, а не только потому, что предназначена для использования в бизнесе по продаже телефонных звонков. Судья посчитал, что это явно больше, чем просто метод ведения бизнеса как таковой. Методные формулировки были истолкованы как относящиеся к использованию новой системы и также были признаны патентоспособными в принципе. Заявленное изобретение в заявке Macrossan представляло собой автоматизированный метод получения документов, необходимых для учреждения компании. Заявка на патент Макроссана была отклонена как не являющаяся изобретением, поскольку было установлено, что она относится к компьютерной программе как таковой и к методу ведения бизнеса как таковому. Основанием для этого отклонения послужило отсутствие в заявленном изобретении какого-либо вклада, выходящего за рамки исключенных объектов патентования. Ссылаясь на это существенное расхождение в подходах между судами Великобритании и Европейским патентным ведомством, Нил Макроссан обратился с просьбой о разрешении обжаловать отказ в его патентной заявке в Палату лордов. В патентном сообществе выражалась надежда, что решение Палаты лордов прояснит объем патентной защиты, доступной для изобретений, реализованных с помощью компьютеров. К разочарованию патентных поверенных, Палата лордов отказала в разрешении на рассмотрение апелляции, мотивируя это тем, что дело "не поднимает существенного вопроса права, имеющего общественное значение".

Судебные решения Верховного суда

После решения по делу Fujitsu's Application суды не рассматривали другие дела, связанные с исключениями для компьютерных программ, в течение восьми лет. Решение по заявкам CFPH стало первым в череде судебных разбирательств в Великобритании, начавшихся в 2005 году, в которых Высокий суд повторно рассматривал заявки на патенты, отклоненные UKIPO, и в котором содержалось множество ссылок на практику ЕПВ. Коммерческий контекст изобретения может иметь значение при определении наличия или отсутствия изобретательского уровня. Обе рассматриваемые заявки на патенты касались сетевых интерактивных ставок на исход событий. Заявки не были отклонены как относящиеся к компьютерной программе как таковой, поскольку компьютерная программа была лишь инструментом для реализации нового набора бизнес-правил, и само изобретение не касалось компьютерной программы. Скорее, единственным "прогрессом" (определяемым как признаки, являющиеся новыми и изобретательскими) был признан новый набор бизнес-правил, и каждая заявка была отклонена как относящаяся к способу ведения бизнеса как таковому. Хотя в решении подчеркивалось, что используемая аргументация существенно отличается от той, что применялась бы ЕПВ, судья, по-видимому, был уверен, что ЕПВ пришел бы к тому же выводу, используя собственную аргументацию. Несмотря на первоначальную значимость, вызванную быстрым изменением практики UKIPO в соответствии с его рекомендациями, подход, предложенный в решении CFPH, к определению исключаемости изобретения путем анализа новых и изобретательских признаков, был отвергнут в более поздних решениях Aerotel и Macrossan. Таким образом, данное решение представляет интерес лишь с исторической точки зрения.

Решения Патентного ведомства

Решения UKIPO, принимаемые старшими экспертами по рассмотрению дел, не имеют обязательной силы для UKIPO, как решения судов. Однако, по сути, решений Офиса принимается гораздо больше, чем судебных решений. Полный список доступен на веб-сайте UKIPO.

Официальный орган по интеллектуальной собственности Великобритании

2 ноября 2006 года, после вынесения решения по делу Aerotel v Telco и Macrossan's Application, UKIPO опубликовало практическое руководство, объявляющее о немедленном изменении подхода экспертов по патентам к оценке того, относятся ли изобретения к патентоспособным объектам. Данная практика рассматривается патентными поверенными как ограничительное толкование решения суда. Одним из аспектов изменения практики стал отказ от предыдущей практики UKIPO в отношении претензий, касающихся компьютерных программ. В течение нескольких лет UKIPO разрешало претензии, направленные на компьютерную программу, если метод, выполняемый этой программой, сам по себе был патентоспособен. Однако, в свете первого этапа четырехэтапного теста Aerotel/Macrossan – толкования претензии – UKIPO решило, что претензии на компьютерную программу не являются допустимой формой претензии, даже если лежащий в основе метод признается патентоспособным. Впоследствии UKIPO выпустило новое практическое руководство, в котором заявило о возврате к прежней практике, допускающей претензии на компьютерные программы, если допустимы претензии на метод, выполняемый посредством запуска соответствующим образом запрограммированного компьютера, или на компьютер, запрограммированный для выполнения этого метода. Это изменение подтвердило устоявшуюся практику, согласно которой оценивается суть изобретения, а не конкретный способ его формулирования в претензии, однако не предполагалось, что это приведет к существенному изменению перечня объектов, признаваемых UKIPO патентоспособными. Предыдущий подход был признан ошибочным. UKIPO также выразило мнение, что конечный результат в большинстве случаев останется прежним.

Уведомления и рекомендации по практике Управления по интеллектуальной собственности Великобритании

Руководство по патентной практике UKPO (май 2006 г.) Содержит обзоры судебной практики и методические указания. Патентные заявки, касающиеся способов ведения бизнеса (апрель 2005 г.) Разъясняет практику UKPO по ускоренному рассмотрению заявок на бизнес-методы. Закон о патентах 1977 года: экспертиза на патентоспособность (июль 2005 г.) Ранее действовавшая практика UKPO после вынесения решений по делам CFPH и Halliburton. Закон о патентах 1977 года: патентоспособный предмет. Практическое примечание UKIPO от 2 ноября 2006 года, изданное в связи с решением по делу Aerotel/Macrossan. Закон о патентах 1977 года: патентоспособный предмет, практическое примечание UKIPO от 7 февраля 2008 года, изданное в связи с решением по делу Astron Clinica.