Дело Free World Trust против Électro Santé Inc.: Интерпретация патентных притязаний в Канаде.
Free World Trust v Électro Santé Inc
Канадский прецедент Free World Trust v Électro Santé Inc. (2000) о патентах: толкование формул, существенные/несущественные элементы, доктрина целесообразности.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Free World Trust v Électro Santé Inc, [2000] 2 S. C. R. 1024, 2000 SCC 66, является одним из ключевых решений Верховного суда Канады по вопросам патентного права, в частности, касающихся толкования пунктов формулы изобретения и необходимости определения существенных и несущественных признаков. Вместе с сопутствующим решением Camco v. Whirlpool (2001), 9 C. P. R. (4th) 129 (SCC), Верховный суд Канады отверг доктрину эквивалентности, применяемую в Соединенных Штатах, и принял доктрину целевого толкования, впервые примененную Палатой лордов Великобритании в деле Catnic v. Hill & Smith. Это решение имело принципиальное значение, поскольку устранило неопределенность в канадском прецедентном праве относительно применения этих двух доктрин. Суд также уточнил объем правовой охраны, предоставляемой патентами, и требования для установления факта нарушения патентных прав.
Free World Trust v Électro Santé Inc, [2000] 2 S. C. R. 1024, 2000 SCC 66, is a leading Supreme Court of Canada decision on patents, namely claim construction and the necessity to identify essential elements and non essential elements. Along with the related decision, Camco v. Whirlpool (2001), 9 C. P. R. (4th) 129 (SCC), the Supreme Court of Canada rejected the doctrine of equivalents applied in the United States and adopted the doctrine of purposive construction, as originally applied by the United Kingdom House of Lords in Catnic v. Hill & Smith. This was a landmark decision as it resolved the uncertainty in Canadian case law between the two doctrines. The Court also articulated the scope of protection provided by patents and the requirements for infringement.
Предыстория
Электромагнитная терапевтическая система – это английское название канадского патента 1 113 156, выданного в 1981 году. Изобретатели, доктор Роланд Дроле и Гаэтан Шарланд, оба из Канады, утверждали, что устройство является «электромагнитным устройством для лечения различных типов ревматических и артритных заболеваний». На их чертежах, представленных в канадском патенте, устройство обозначено как «Ri 2000 MAGNETOTHERAPY SYSTEM». К 1983 году доктору Дроле и мистеру Шарлану был выдан еще один патент под названием «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И МЕТОД», в котором «Ri 2000» описывалось гораздо подробнее, а устройство было названо «Ri 2000 RHUMART THERAPY SYSTEM». Этот второй патент сохранил многие характеристики, аналогичные патенту 1981 года. Фактически, оба патента содержали изображения устройств с обозначением «RODROL INSTRUMENTATION INC.». Free World Trust являлся законным владельцем патентов на изобретения № 1 113 156 («патент ’156») и № 1 150 361 («патент ’361»), выданных в 1981 и 1983 годах соответственно. 15 декабря 2000 года в деле Free World Trust против Électro Santé Inc. Верховный суд Канады вынес решение о нарушении патентов № 156 и № 361. Этот случай даже был отмечен в Канаде как определяющий «критерии нарушения патентных прав» и «принципы целевого толкования пунктов формулы изобретения». Из судебных протоколов следует, что Électro Santé Inc., конкурент, разработала аналогичную технологию, использующую микроконтроллер вместо схем. Free World Trust подала в суд на Électro Santé за нарушение патентных прав, утверждая, что, несмотря на различные средства, результат изобретений был одинаковым. Высший суд провинции Квебек установил, что изобретение Électro Santé не является новым и, следовательно, признано недействительным. Апелляционный суд отменил это решение и постановил, что нарушения не было. В единогласном решении Верховный суд поддержал решение апелляционного суда.
Electro magnetic therapeutic system is the English title of Canadian Patent 1,113,156 which was issued in 1981. The inventors Dr. Roland A. Drolet and Gaetan Charland, both from Canada, claimed that the device was an "electro magnetic device for treating various types of rheumatic and arthritic diseases." Their drawings, as portrayed within the Canadian patent, labeled the device "Ri 2000 MAGNETOTHERAPY SYSTEM". By 1983, Dr. Drolet and Mr. Charland were issued another patent titled "ELECTRO MAGNETIC THERAPEUTIC SYSTEM AND METHOD" which described the "Ri 2000" in much further details and labeled the device as "Ri 2000 RHUMART THERAPY SYSTEM". This second patent maintained many similar characteristics to the 1981 patent. In fact both patents drew and labeled their devices with "RODROL INSTRUMENTATION INC.". Free World Trust was the rightful owner of the patents of invention numbered 1,113,156 (the "'156 patent") and 1,150,361 (the "'361 patent") issued in 1981 and 1983 respectively. On December 15, 2000, in the case of Free World Trust v. Électro Santé Inc., a decision was rendered by the Supreme Court of Canada on the infringement of patents 156 and 361. The case was even noted in Canada for setting out "the test for patent infringement" and "the principles of purposive claim construction". The court transcripts explain that Électro Santé Inc., a competitor, developed similar technology that used a microcontroller rather than the circuits. Free World Trust sued Électro Santé for patent infringement on the ground that although the means may be different the result of the inventions were the same. The Quebec Superior Court found that Électro Santé's invention was not novel and so their invention was invalidated. The Court of Appeal overturned the decision and found that there was no violation. In a unanimous decision, the Supreme Court upheld the appellate court ruling.
Отношение суда
Судья Бинни написал решение для единогласного суда. Он начал с описания процесса толкования патента посредством "формулирования пунктов формулы изобретения". Формулирование пунктов формулы изобретения – это процесс, в ходе которого несущественные части патента отделяются от его существенных элементов, охраняемых патентом. В данном случае, существенными элементами двух патентов, принадлежащих Free World, являлись средства управления, регулирующие электромагнитные волны "с помощью схемотехнических решений". Бинни установил, что это изобретение представляет собой нечто большее, чем простое объединение известных компонентов, и не было предсказано существующими публикациями. Основной вопрос, который рассматривал Бинни, заключался в том, как разрешить конфликт между "буквальным" и "фактическим" нарушением. Он отметил, что одной из целей Закона о патентах является обеспечение справедливости и предсказуемости для стимулирования исследований и разработок. Бинни опасался, что широкая защита, предоставляемая патентом, может отпугнуть изобретателей от изучения схожих идей, связанных с заявленным патентом. По мнению Бинни, предсказуемость может быть достигнута путем "привязки патентообладателя к пунктам его формулы изобретения", а справедливость – путем "толкования этих пунктов осознанно и целенаправленно". Бинни сомневался в целесообразности попыток судов установить "суть изобретения", поскольку это создаст больше неопределенности и непредсказуемости. Его предлагаемый подход "целенаправленного толкования" позволит избежать буквального толкования, одновременно ограничивая объем фактических требований в попытке сбалансировать интересы патентообладателя и общества. Целенаправленное толкование позволяет отделить существенное от несущественного. Анализ проводится с точки зрения "специалиста в соответствующей области техники на дату публикации патента". Если существенный элемент отличается или отсутствует в оспариваемом изобретении, то нарушения нет. Однако нарушение может иметь место, если отличаются или отсутствуют только несущественные элементы. Несущественным элементом является тот, который, исходя из текста формулы изобретения, явно не предназначен быть существенным, или который опытный специалист мог бы заменить. Применив эти принципы к обстоятельствам дела, Бинни пришел к выводу, что изобретение Electro Sante не нарушает патент Free World. Существенными элементами этих изобретений являются не результаты, которые они дают, а способ их получения. Владелец патента не может монополизировать все способы получения определенного результата. Использование микроконтроллера было существенно иным, что свидетельствует о создании нового изобретения.
Justice Binnie wrote the decision for a unanimous Court. He began by describing the process of interpreting a patent through "claim construction". Claim construction is the process where the inessential part of the patent are distinguished from its essential elements which are protectable by patent. In this case, the essential elements of the two patents held by Free World included controls that regulated the electro magnetic waves "by circuit means". This invention, Binnie found, was more than a mere aggregation of known components and was not anticipated by publications. The primary issue to Binnie was how to resolve the conflict between "literal" and "substantive" infringement. He states that one of the purposes of the Patent Act is to achieve fairness and predictability in order to promote research and development. He was concerned that protection provided by a broad reading of a patent would scare innovators from exploring similar ideas surrounding a claimed patent. According to Binnie, predictability could be achieved by "tying the patentee to its claims" and fairness would be achieved by "interpreting those claims in an informed and purposive way". Binnie was hesitant for courts to attempt to find the "spirit of the invention" which would create more uncertainty and unpredictability. His proposed "purposive construction" approach would avoid literal interpretation while limiting the scope of substantive claims in attempt to balance fairness between the patentee and the public. Purposive construction identifies the essential from the non essential. The analysis is from the perspective of a "worker skilled in the art to which the patent relates as of the date the patent is published". If an essential element is different or missing from the challenged invention then there is no infringement. However, there may still be infringement where only non essential elements are different or missing. A non essential element is one that, from the words of the claim, are not clearly intended to be essential, or where a skilled reader would have been able to identify a substitute. In applying these principles to the facts of the case, Binnie found that Electro Sante's invention did not infringe upon Free World's patent. The essential elements of these inventions are not the results they produce but the way of producing them. The patent holder cannot monopolize all means of producing a particular result. The use of a microcontroller was significantly different that it constituted a different invention.