Патенты на бизнес-методы: история и современность.

Введение

Тип патента

Патент на бизнес-метод – это класс патентов, раскрывающих и защищающих новые способы ведения бизнеса. Это включает в себя новые виды электронной коммерции, страхования, банковского дела, соблюдения налогового законодательства и т.д. Патенты на бизнес-методы – относительно новый вид патентов, и проводилось несколько исследований, посвященных вопросу о допустимости патентования бизнес-методов. Тем не менее, они стали важными активами как для независимых изобретателей, так и для крупных корпораций.

Предыстория

В целом, изобретения подлежат патентоспособности, если они соответствуют критериям патентоспособности: относимость к патентоспособным объектам, новизна, изобретательский уровень (или неочевидность) и промышленная применимость (или полезность). Бизнес-метод может быть определен как "способ осуществления любой стороны экономической деятельности".

Франция

7 января 1791 года во Франции был принят закон о патентах, который гласил, что "любое новое открытие или изобретение во всех отраслях промышленности принадлежит его автору". Изобретатели уплачивали пошлину в зависимости от желаемого срока действия патента (5, 10, 15 лет), представляли описание изобретения и получали патент. Предварительного экспертизы не проводилось. Правовая действительность определялась в судах. 14 из 48 первоначально выданных патентов относились к финансовым изобретениям. Например, в июне 1792 года изобретателю Ф. П. Дуссе был выдан патент на разновидность тонтина, объединенного с лотереей. Эти патенты вызвали обеспокоенность и были запрещены и признаны недействительными в поправке к закону, принятой в 1792 году.

Великобритания

В Великобритании в 1778 году Джону Ноксу был выдан патент на "[п]лан обеспечения жизни людей в возрасте от 10 до 80 лет". В то время британское законодательство позволяло выдавать патенты только на материальные объекты, а не на способы производства.

Соединенные Штаты

В Соединенных Штатах патенты на способы ведения бизнеса выдавались с момента создания патентной системы США в 1790 году. Первый финансовый патент был выдан 19 марта 1799 года Джейкобу Перкинсу из Массачусетса за изобретение для "Выявления поддельных банкнот". Все детали изобретения Перкинса, которое, предположительно, представляло собой устройство или процесс в области печати, были утрачены во время крупного пожара в Патентном бюро в 1836 году. О его существовании известно лишь из других источников. Первый финансовый патент, сохранившееся подробное письменное описание которого имеется, был выдан на метод печати под названием "Способ предотвращения фальсификации", предоставленный Джону Книссу 28 апреля 1815 года. За первые пятьдесят лет существования Патентного ведомства США было выдано сорок один финансовый патент в области банкнот (2 патента), аккредитивов (1), векселей (1), бланков чеков (4); обнаружения и предотвращения подделки (10), подсчета монет (1), таблиц расчета процентов (5) и лотерей (17). С другой стороны, такие дела, как Hotel Security Checking Co. против Lorraine Co., 160 F. 467 (2d Cir. 1908), в котором было установлено, что система бухгалтерского учета для предотвращения хищений официантами не патентоспособна, часто интерпретировались как подразумевающие "исключение для бизнес-методов", согласно которому бизнес-методы не подлежат патентованию. Другим подобным делом было Joseph E. Seagram & Sons v. Marzell, 180 F.2d 26 (D. C. Cir. 1950), в котором суд постановил, что патент на "слепое тестирование" купажей виски для определения потребительских предпочтений будет "серьезным препятствием для развития науки и промышленности" и, следовательно, должен быть отклонен.

Изменение практики в 1990-х годах

В течение многих лет USPTO придерживалась позиции, что "методы ведения бизнеса" не патентоспособны. Однако, с появлением в 1980-х и 1990-х годах патентных заявок на методы осуществления коммерческой деятельности с использованием интернета или компьютеров, USPTO посчитало непрактичным определять, является ли конкретное изобретение, реализованное с помощью компьютера, технологическим или бизнес-изобретением. В результате, USPTO приняло позицию, что экспертам не требуется устанавливать, является ли заявленное изобретение методом ведения бизнеса или нет. Патентоспособность будет определяться на основе тех же законодательных требований, что и для любого другого изобретения. Последующая выдача патентов на компьютерно-реализованные методы ведения бизнеса была оспорена в деле State Street Bank v. Signature Financial Group (47 USPQ 2d 1596 (CAFC 1998)). Суд подтвердил позицию USPTO и отверг теорию о том, что "метод ведения бизнеса" не является патентоспособным объектом. Суд дополнительно подтвердил этот принцип в деле AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc. (50 USPQ 2d 1447 (Fed. Cir. 1999)). USPTO продолжало требовать, однако, чтобы бизнес-методы применяли, включали, использовали или развивали "технические области" для обеспечения патентоспособности. Это основывалось на неопубликованном решении Палата патентных апелляций и споров США, Ex Parte Bowman, 61 USPQ2d 1665, 1671 (Bd Pat. App. & Inter. 2001). Это требование могло быть выполнено простым требованием, чтобы изобретение осуществлялось на компьютере.

Реакция против патентов на бизнес-методы после 2000 года

В октябре 2005 года административные судьи USPTO отменили эту позицию в решении большинства членов коллегии по делу Ex Parte Lundgren, Appeal No. 2003-2088 (BPAI 2005). Коллегия постановила, что требование о принадлежности к "техническим областям" не может быть обосновано, поскольку в законе такого требования не существует. В свете решения по делу Ex Parte Lundgren, USPTO выпустило временные рекомендации для патентных экспертов, определяющие, соответствует ли заявленное изобретение законодательным требованиям к процессу, производству, составу вещества или машине (35 USC 101). В этих рекомендациях утверждается, что процесс, включая бизнес-процесс, должен приводить к конкретному, полезному и осязаемому результату, чтобы быть патентоспособным. Не имеет значения, относится ли процесс к традиционным техническим областям или нет. Например, цена на финансовый продукт рассматривается как конкретный, полезный и осязаемый результат (см. дело State Street Bank v. Signature Financial Group). USPTO подтвердила свою позицию, согласно которой литературные произведения, музыкальные композиции, сборники данных, юридические документы (например, страховые полисы) и формы энергии (например, пакеты данных, передаваемые по Интернету) не считаются "производством" и, следовательно, сами по себе не патентоспособны. Тем не менее, USPTO запросила комментарии общественности по этому вопросу. В 2006 году судья Кеннеди Верховного суда США выразил сомнения относительно патентов на бизнес-методы, отметив, что некоторые из них характеризуются "потенциальной неопределенностью и сомнительной законностью". Это было изложено в отдельном мнении по делу eBay Inc. против MercExchange, L. L. C. Существует множество предположений о том, как это мнение может повлиять на будущие судебные разбирательства по патентам на бизнес-методы, особенно в случаях, когда владелец патента добивается судебного запрета на нарушение. В 2006 году трое судей (Брейер, примкнувший к Стивенсу и Соутеру) высказались против отклонения запроса о пересмотре дела Laboratory Corp. of Am. Holdings v. Metabolite Labs., Inc., считая, что State Street сформулировала ошибочный правовой критерий, в соответствии с которым процессы, признанные Верховным судом непатентоспособными, могут быть признаны патентоспособными.

In October 2005 the USPTO's own administrative judges overturned this position in a majority decision of the board in Ex Parte Lundgren, Appeal No. 2003 2088 (BPAI 2005). The board ruled that the "technological arts" requirement could not be sustained, as no such requirement existed in law. In light of Ex Parte Lundgren, the USPTO has issued interim guidelines for patent examiners to determine if a given claimed invention meets the statutory requirements of being a process, manufacture, composition of matter or machine (35 USC 101). These guidelines assert that a process, including a process for doing business, must produce a concrete, useful and tangible result in order to be patentable. It does not matter if the process is within the traditional technological arts or not. A price for a financial product, for example, is considered to be a concrete useful and tangible result (see State Street Bank v. Signature Financial Group). The USPTO has reasserted its position that literary works, compositions of music, compilations of data, legal documents (such as insurance policies), and forms of energy (such as data packets transmitted over the Internet), are not considered "manufactures" and hence, by themselves, are not patentable. Nonetheless, the USPTO has requested comments from the public on this position. In 2006, Justice Kennedy of the US Supreme Court cast aspersions on business method patents when he commented that some of them were of "potential vagueness and suspect validity". This was expressed in a concurring opinion to the case of eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C. There has been considerable speculation as to how this opinion might affect future business method patent litigation, particularly where a patent owner seeks an injunction to stop an infringer. In 2006, three Justices (Breyer, J., joined by Stevens and Souter, JJ.) dissented from the dismissal of certiorari as improvidently granted in Laboratory Corp. of Am. Holdings v. Metabolite Labs., Inc., arguing that State Street enunciated an erroneous legal test under which processes that the Supreme Court had held patent ineligible would be held patent eligible.

Дело Бильского - 2010

В деле *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010), Верховный суд постановил, что тест «машина или преобразование» не является единственным критерием для определения того, подпадает ли заявка под категорию «процесс» в соответствии с Законом о патентах и, следовательно, является ли она патентоспособной. Вместо того чтобы быть исключительным критерием патентоспособности, тест «машина или преобразование» является «полезным и важным ориентиром, инструментом исследования для определения того, являются ли некоторые заявленные изобретения процессами в соответствии с § 101». В отношении фактических обстоятельств данного дела, Верховный суд подтвердил решение Федерального апелляционного суда о коллективном отклонении заявки на патент на способ стабилизации затрат в энергетической отрасли путем хеджирования колебаний цен. Суд постановил, что инвестиционная стратегия, изложенная в заявке, представляет собой «абстрактную идею», что делает ее непатентоспособной в соответствии с этим исключением из общих областей, перечисленных в Законе о патентах. Решение Верховного суда по делу *Bilski v. Kappos* подтвердило, но существенно ограничило решение Федерального апелляционного суда 2008 года по делу *In re Bilski*. В решении был сформулирован тест патентоспособности «машина или преобразование», который, если бы был принят в качестве исключительного для патентов на процессы, мог бы признать недействительными многие патенты на бизнес-методы, выданные за последнее десятилетие. Хотя Верховный суд отверг его исключительное применение, тест по-прежнему важен как «полезный и важный ориентир» для определения патентоспособности заявленных изобретений-процессов. В соответствии с этим тестом: во-первых, процессы, которые преобразуют объект из одного состояния в другое, являются патентоспособными независимо от того, требуется ли для их реализации машина. Процессы, включающие преобразование абстрактных финансовых данных, такие как заявленные в машинном формате в деле *State Street*, вероятно, не подлежат патентованию. Во-вторых, процессы, не включающие патентоспособные преобразования, могут быть запатентованы только в том случае, если заявлено, что они выполняются с использованием «специализированной машины». Похоже, что запрограммированный универсальный цифровой компьютер не является «специализированной машиной» для этих целей. Из решения по делу *Bilski* неясно, должна ли специализированная машина быть новой, неочевидной и специально адаптированной для реализации нового процесса. Решение Верховного суда по делу *Parker v. Flook* предполагает такое требование, но суд по делу *Bilski* не стал высказываться по этому вопросу в то время. Большинство в деле *In re Bilski* отказалось признавать бизнес-методы категорически непатентоспособными по каким-либо основаниям. Однако несогласие судьи Майера, поддержанное совпадающим мнением судей Дайка и Линна, настаивало на том, что патентная система США ограничена технологией и, следовательно, исключает коммерческие и деловые уловки. Судья Майер приравнял ограничение Конституцией США патентных прав на «полезные искусства» к ограничению технологией, ссылаясь на прецедентное право, согласно которому технология является современным эквивалентом полезных искусств. В ноябре 2007 года Налоговая служба США предложила правила, требующие от налогоплательщиков, уплативших лицензионный сбор за налоговый патент, сообщать об этом в IRS.

In Bilski v. Kappos, 561 U. S. 593 (2010), the Supreme Court held that the machine or transformation test is not the sole test for determining whether a claim comes within the "process" subject matter of the Patent Act and is thus patent eligible. Rather than being an exclusive test for eligibility, the machine or transformation test is "a useful and important clue, an investigative tool, for determining whether some claimed inventions are processes under § 101. With respect to the facts of the case before it, the Supreme Court affirmed the Federal Circuit's en banc rejection of an application for a patent on a method of stabilizing cost inputs in the energy industry by hedging price rises against decreases. The Court held that the investment strategy set forth in the application was an "abstract idea," making it ineligible under that exception to the general subject matter areas listed in the Patent Act. The Supreme Court's decision in Bilski v. Kappos affirmed but sharply qualified the Federal Circuit's 2008 en banc decision in In re Bilski. The decision announced a "machine or transformation" test of patent eligibility that, if it had been accepted as the exclusive for process patents, would have made ineligible many business method patents granted in the last decade. Although the Supreme Court rejected its exclusive use, the test is still important as a "useful and important clue" for determining patent eligibility of claimed process inventions. Under this test: first, processes that transform an article from one state or thing to another are patent eligible regardless of whether their use requires a machine. Processes involving transformation of abstract financial data, such as that claimed in machine format in State Street, are probably patent ineligible. Second, processes that do not make patent eligible transformations are patent eligible only if they are claimed to be carried out with a "particular machine." It appears that a programmed general purpose digital computer is not a particular machine, for this purpose. It is unclear from Bilski whether a particular machine must be novel and nonobvious, and specially adapted for carrying out the new process. The Supreme Court's decision in Parker v. Flook seems to call for that, but the Bilski court did not choose to opine on this point at that time. The majority opinion in In re Bilski refused to hold business methods categorically ineligible on any ground. Judge Mayer's dissent, however, seconded by Judges Dyk's and Linn's concurring opinion, insisted that the US patent system is limited to technology and therefore it excludes trade and business expedients. Judge Mayer equated the US Constitution's limitation of patent grants to the "useful arts" to a limitation to technology, relying on case law stating that technology is the modern equivalent of useful arts. In November 2007, the United States Internal Revenue Service proposed rules that would require tax filers who paid a license fee for a tax patent to declare that to the IRS.

Дело Алисы - 2014

Несколько лет спустя, в деле *Alice v. CLS Bank*, Верховный суд вновь рассмотрел вопрос о патентоспособности бизнес-метода. Суд признал непатентоспособным метод обеспечения посреднической расчётной операции – форму электронного депонирования (эскроу). Отменяя патент Alice, Суд сформулировал двухэтапный тест, основанный на более ранних решениях по делам *Mayo v. Prometheus* и *Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*. Этот тест сначала определяет, направлено ли заявленное изобретение на абстрактную идею, закон природы, математическую формулу или аналогичную абстракцию. Если это так, суд переходит ко второму этапу – определению того, содержит ли способ реализации заявленного изобретения абстракцию изобретательский уровень, а не является ли он рутинным и общепринятым. Согласно тесту *Alice*, заявленное изобретение патентоспособно только в том случае, если оно содержит изобретательский уровень. Подразделения USPTO, занимающиеся экспертизой бизнес-методов, быстро отреагировали на решение по делу *Alice*. Количество ежемесячных одобрений патентов, связанных с финансовой сферой, снизилось до 10% от уровня, существовавшего до решения *Alice*. Патентная апелляционная комиссия (PTAB) отреагировала аналогичным образом. Только около 20% обжалованных патентными экспертами отказов в выдаче патентов на бизнес-методы были отменены комиссией.

Юрисдикции

Считается ли бизнес-метод патентоспособным объектом зависит от правовой юрисдикции. Соглашение Всемирной торговой организации об аспектах прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей (TRIPS), специально не рассматривает вопрос патентования бизнес-методов.

Австралия

В Австралии нет общего запрета на патентоспособность бизнес-методов. Их патентоспособность определяется путем применения критериев, используемых для определения патентоспособности любого типа изобретения. Однако в решении Grant v Commissioner of Patents [2006] FCAFC 120, в пункте [47], полный состав Федерального суда Австралии постановил, что бизнес-метод будет патентоспособен только при наличии физического воплощения, то есть конкретного, ощутимого, физического или наблюдаемого эффекта или явления. Следовательно, "чистые" бизнес-методы, не имеющие физического воплощения, не патентоспособны в Австралии. Высказывались предположения, что решение по делу Grant v Commissioner of Patents было ошибочным, поскольку суд не применил должным образом действующее законодательство, изложенное в решении Высшего суда Австралии по делу National Research Development Corporation v Commissioner of Patents (1959) 102 CLR 252, и не должен был устанавливать требование о физическом воплощении.

Канада

Бизнес-метод должен быть чем-то большим, чем абстрактная идея или теорема, иначе он не подлежит патентованию в Канаде. Для патентоспособности бизнес-метод должен иметь практическое применение. Однако бизнес-метод, представляющий собой абстрактную идею, не становится патентоспособным лишь в силу наличия практического применения. Например, конкретный бизнес-метод, являющийся абстрактной идеей, не становится патентоспособным только потому, что он реализован в компьютере в виде алгоритма. Для патентоспособности бизнес-метода алгоритм не может составлять сущность всего изобретения, а лишь быть одним из аспектов нового сочетания. См. Amazon.com, Inc. v Генеральному прокурору Канады, 2011 FCA 328, 24 ноября 2011 г.

Китай

В апреле 2017 года SIPO (то есть китайское патентное ведомство) пересмотрело свои руководящие указания по экспертизе заявок на изобретения, чтобы допустить патентование бизнес-методов, при условии наличия в них технических решений.

Бразилия

Согласно бразильскому закону о патентах № 9279, "коммерческие, бухгалтерские, финансовые, образовательные, рекламные, розыгрышные и инспекционные схемы, планы, принципы или методы" не рассматриваются как изобретения или полезные модели.

Европейская патентная конвенция

В соответствии с Европейской патентной конвенцией (ЕПК) "схемы, правила и методы ведения бизнеса" не считаются изобретениями и не подлежат патентованию "в той мере, в какой европейская патентная заявка или европейский патент относятся к такому предмету или деятельности как таковой". Однако, "[i]f заявленный предмет определяет технические средства, такие как компьютеры, компьютерные сети или другие программируемые устройства, для выполнения по крайней мере некоторых этапов бизнес-метода, он не ограничивается исключительно исключенным предметом и, следовательно, не исключен из патентоспособности в соответствии со ст. 52(2)(c) и (3)". В таком случае заявленный предмет считается относящимся к технической области и не подпадает под запрет патентоспособности. Затем, в качестве второго шага, оценивается, обладает ли изобретение изобретательским уровнем, принимая во внимание, что "элементы, которые не вносят вклад в технический характер изобретения, не могут служить основанием для признания изобретательского уровня (T 641/00)".

Индия

Согласно главе II, разделу 3, части (k) Индийского закона о патентах, бизнес-методы сами по себе не подлежат патентованию. Однако они могут быть запатентованы, если новый метод решает "техническую" задачу и включает в себя устройство/систему.

Соединенные Штаты

В настоящее время действующая судебная практика США по делу Alice Corp. против CLS Bank International (решение от июня 2014 года) требует, чтобы для патентоспособности бизнес-метода он должен быть "существенно больше", чем просто реализация известного бизнес-процесса с использованием компьютера. Непосредственной реакцией USPTO на это решение, начиная с июля 2014 года, стало фактическое прекращение выдачи патентов на бизнес-методы. Ключевая проблема заключается в отсутствии у экспертов четких указаний относительно того, что допустимо в соответствии с решением по делу Alice.

Классификация

В 8-м издании Международной патентной классификации (МПК), вступившей в силу 1 января 2006 года, был создан специальный подкласс для бизнес-методов: "G06Q" (Системы или методы обработки данных, специально адаптированные для административных, коммерческих, финансовых, управленческих, контрольных или прогнозирующих целей). В предыдущих изданиях бизнес-методы классифицировались в "G06F 17/60". Однако это является исключительно вопросом классификации и не влечет за собой изменений в патентном законодательстве. Патенты США, описывающие методы ведения бизнеса с использованием компьютера, классифицируются в классе 705 ("обработка данных: финансовая деятельность, деловая практика, управление или определение стоимости/цены"). Класс 705 включает в себя подкатегории для таких отраслей, как здравоохранение, страхование, электронная коммерция, управление запасами, бухгалтерский учет и финансы.