Дело Festo Corp. против Shoketsu Kinzoku Kogyo: О доктрине эквивалентов и истории преследования патентов.
Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.
Festo v. Shoketsu: прецедент Верховного суда США о патентном праве. Доктрина эквивалентов vs. estoppel из-за истории преследования патента. Патентные споры.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U. S. 722 (2002), было решение Верховного суда США в области патентного права, рассматривавшее взаимосвязь между доктриной эквивалентности (согласно которой патент может быть нарушен устройством, не буквально попадающим под объем формулы изобретения, вследствие замены незначительной детали или элемента) и доктриной недопустимости ссылок на историю преследования (согласно которой сторона, внесшая изменения в патентную заявку для соответствия требованиям патентного законодательства, не может заявлять о нарушении эквивалентами элемента, который был сужен этими изменениями).
Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U. S. 722 (2002), was a United States Supreme Court decision in the area of patent law that examined the relationship between the doctrine of equivalents (which holds that a patent can be infringed by something that is not literally falling within the scope of the claims because a somewhat insubstantial feature or element has been substituted) and the doctrine of prosecution history estoppel (which holds that a party who makes a change to a patent application to accommodate the requirements of patent law cannot claim infringement by equivalents of an element that was narrowed by that change).
События дела
Festo Corporation (заявитель) обладала патентами на промышленное устройство. После того, как Festo начала продавать свое устройство, Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. (SMC, ответчики) вышла на рынок с устройством, использующим одно двухстороннее уплотнительное кольцо и немагнитизируемый рукав. Festo Corporation уже владела двумя аналогичными патентами (хотя их первоначальная заявка на патент была отклонена) на это промышленное устройство. Festo подала иск, утверждая, что устройство SMC было достаточно похоже и нарушало патенты Festo на основании доктрины эквивалентов. Исковое требование Festo было изменено в процессе экспертизы, по крайней мере, для соответствия 35 U.S.C. §112 (структура искового требования, см. требования Jepson), и, следовательно, Shoketsu утверждала, что доктрина запрета на основе истории экспертизы должна помешать Festo ссылаться на эквиваленты. Окружной суд США по округу Массачусетс постановил, что поправки Festo не были сделаны для обхода предшествующего уровня техники, и, следовательно, не являются поправками, порождающими запрет. Панель Федерального округа подтвердила это решение. 72 F. 3d 857 (1995). Верховный суд удовлетворил ходатайство о пересмотре дела, отменил решение нижестоящей инстанции и направил дело на новое рассмотрение в свете решения по делу Warner Jenkinson v. Hilton Davis Chemical Co. После решения первоначальной панели по делу о направлении на новое рассмотрение, 172 F. 3d 1361 (1999), Федеральный округ назначил пересмотр дела составом en banc, 187 F. 3d 1381 (1999). Суд, заседавший в полном составе, постановил, что внесение изменений в исковые требования для соответствия Патентному закону является полным препятствием для обоснования эквивалентности.
Festo Corporation (petitioner) possessed patents for an industrial device. After Festo began marketing its device, Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. (SMC, respondents) entered the market with a device that used one two way sealing ring and a nonmagnetizable sleeve. Festo Corporation already owned two similar patents (although their initial patent application was rejected) for this industrial device. Festo filed suit, claiming that SMC's device was sufficiently similar that it infringed Festo's patents under the doctrine of equivalents. Festo's claim had been amended during prosecution for, at the very least, compliance with 35 U. S. C. §112 (claim structure, see Jepson claims), and thus Shoketsu claimed that prosecution history estoppel should bar Festo from asserting equivalents. The United States District Court for the District of Massachusetts held that Festo's amendments were not made to avoid prior art, and therefore the amendments were not the kind that give rise to estoppel. A panel of the Federal Circuit affirmed. 72 F. 3d 857 (1995). The Supreme Court granted certiorari, vacated, and remanded in light of an intervening decision in Warner Jenkinson v. Hilton Davis Chemical Co After a decision by the original panel on remand, 172 F. 3d 1361 (1999), the Federal Circuit ordered rehearing en banc, 187 F. 3d 1381 (1999). The court sitting en banc held that claim amendments made for compliance with the Patent Act presented a complete bar to claiming equivalents.
Выпуск
Создает ли любая поправка к заявке на патент, сужающая объем патентного притязания для соответствия Патентному закону, непреодолимый барьер для доктрины эквивалентности в отношении конкретного элемента притязания, который был сужен этой поправкой.
Whether any amendment to a patent application that narrowed a patent claim to comply with the Patent Act creates an absolute bar to equivalents for the particular claim limitation that was narrowed by the amendment.
Решение Суда
Верховный суд отменил решение Федерального окружного суда, установив, что подобные поправки не создают абсолютного препятствия, но должны рассматриваться с учетом причины внесения изменений. В единогласном мнении судья Кеннеди пояснил, что вопрос не в том, применима ли доктрина запрета на расширение толкования (prosecution history estoppel) к поправкам, а в том, в какой степени поправка отказывается от объема правовой охраны, заявленного в формуле изобретения. Если изменение было внесено для уточнения, например, перевода, изобретатель не должен нести потерю прав. Однако, если изменение было сделано для того, чтобы патент не пересекался с другим патентом, то заявитель будет считаться отказавшимся от права возражать против объема правовой охраны, превышающего объем заявленной формулы изобретения. В частности, Суд постановил, что решение патентообладателя сузить формулы изобретения посредством поправки с целью соответствия Патентному закону автоматически подразумевает отказ от объема правовой охраны между первоначальной и измененной формулами изобретения, то есть презумпцию отказа от всех эквивалентов для конкретного ограничивающего элемента, который был сужен поправкой. Таким образом, Суд возложил на заявителя бремя доказывания того, от каких эквивалентов он не отказывался. Суд, однако, признал, что существуют случаи, когда поправку нельзя рассматривать как отказ от конкретного эквивалента. "Эквивалент мог быть непредвиденным на момент подачи заявки; обоснование внесения поправки может иметь лишь косвенное отношение к рассматриваемому эквиваленту; или может существовать иная причина, указывающая на то, что от патентообладателя нельзя было разумно ожидать описания незначительной замены. В этих случаях патентообладатель может опровергнуть презумпцию, что доктрина запрета на расширение толкования препятствует установлению эквивалентности."
The Supreme Court vacated the ruling made by the Federal Circuit, holding that such amendments do not create an absolute bar, but instead must be examined in light of the reason for the change. In the unanimous opinion, Justice Kennedy explained that it was not whether prosecution history estoppel applied to amendments, but to what extent the amendment surrendered coverage of the claim. If the change was made to clarify a translation, for example, the inventor should suffer no reduction in rights. But if the change was made to keep the patent from overlapping with another patent, then the applicant will be presumed to have given up the right to complain about anything broader than the patent claim itself. In particular, the Court held that patentee's decision to narrow claims through amendment in order to comply with the Patent Act automatically assumes surrender of the territory between the original claim and the amended claim, i. e., a presumption of surrendering all equivalents for the particular claim limitation that was narrowed by the amendment. The Court thus placed the burden on the applicant as to showing what equivalents were not surrendered. The Court conceded, however, that there are some cases where the amendment cannot be viewed as surrendering a particular equivalent. "The equivalent may have been unforeseeable at the time of the application; the rationale underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent in question; or there may be some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the insubstantial substitute in question. In those cases the patentee can overcome the presumption that prosecution history estoppel bars a finding of equivalence."