EBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.

Введение

eBay Inc. против MercExchange, L. L. C., 547 U. S. 388 (2006), является делом, в котором Верховный суд Соединенных Штатов единогласно постановил, что судебный запрет не должен автоматически выдаваться на основании выявления нарушения патента, но также, что судебный запрет не должен быть отклонен просто на том основании, что истца не использует запатентованное изобретение. Вместо этого федеральный суд должен все еще взвешивать то, что Суд назвал четырехфакторным тестом, традиционно используемым для определения того, следует ли издать судебный запрет. После вынесения вердикта MercExchange потребовала судебного запрета, чтобы предотвратить дальнейшее использование eBay своей интеллектуальной собственности, но окружной суд отклонил просьбу. Апелляционный суд Соединенных Штатов по федеральному округу в 2005 году отменил решение окружного суда, заявив, что существует "общее правило, согласно которому суды будут выносить постоянные судебные запреты против нарушения патентов при отсутствии исключительных обстоятельств". После отмены решения eBay обратился в Верховный суд, где он выиграл дело. В мнении большинства Верховный Суд пришел к выводу, что постоянный судебный запрет в случаях нарушения патента может быть выдан только в том случае, если истцом может быть доказано, что вопрос соответствует четырехфакторному тесту (см. ниже). По мере того, как судебная битва затягивалась, MercExchange сократил свою рабочую силу с более чем 40 сотрудников до всего трех. MercExchange также высмеивали как "патентный тролль" - изобретатели, которые используют угрозу судебных запретов, чтобы получить крупные юридические решения за нарушение патентов сомнительной стоимости. Но он также постановил, что окружной суд ошибся, отказав в судебном запрете на основании того, что MercExchange не практикует запатентованное изобретение. Этот критерий требует, чтобы истец продемонстрировал: (1) что он получил непоправимый ущерб; (2) что средства правовой защиты, доступные по закону, недостаточны для компенсации этого ущерба; (3) что, учитывая баланс трудностей между истцом и ответчиком, справедливое средство правовой защиты оправдано; и (4) что общественный интерес не будет ущемлен постоянным судебным запретом. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении такой помощи является актом справедливой дискреции окружного суда, который может быть пересмотрен по жалобе на злоупотребление дискрецией. ) Ни окружной суд, ни апелляционный суд не применяли эти принципы справедливо. Хотя окружной суд привел традиционный четырехфакторный тест, 275 F. Supp.2d, в 711, он, похоже, принял некоторые расширенные принципы, предполагающие, что судебные запреты не могут быть вынесены в широком кругу дел. В частности, он пришел к выводу, что "желание истца лицензировать свои патенты" и "отсутствие коммерческой деятельности в практике патентов" будет достаточным для установления того, что патентообладатель не понесет непоправимого вреда, если судебное предписание не будет вынесено. Ид., в 712. Но традиционные принципы справедливости не позволяют столь широкой классификации. Например, некоторые патентообладатели, такие как университетские исследователи или изобретатели, которые создали свои собственные изобретения, могут предпочесть лицензировать свои патенты, а не предпринимать усилия по обеспечению финансирования, необходимого для того, чтобы сами вывести свои работы на рынок. Такие патентообладатели могут быть в состоянии удовлетворить традиционному четырехфакторному тесту, и мы не видим оснований категорически отказывать им в возможности сделать это. Суд отметил, что он последовательно отклонял предложения заменить традиционные справедливые соображения правилом, позволяющим автоматические судебные запреты в его делах по авторскому праву, таких как New York Times Co. против Tasini, 533 U.S. 483 (2001).

eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C., 547 U. S. 388 (2006), is a case in which the Supreme Court of the United States unanimously determined that an injunction should not be automatically issued based on a finding of patent infringement, but also that an injunction should not be denied simply on the basis that the plaintiff does not practice the patented invention. Instead, a federal court must still weigh what the Court described as the four factor test traditionally used to determine if an injunction should be issued. Following the verdict, MercExchange sought an injunction to prevent eBay's continued use of its intellectual property, but the District Court denied the request. The United States Court of Appeals for the Federal Circuit reversed the District Court in 2005, stating that there was a "general rule that courts will issue permanent injunctions against patent infringement absent exceptional circumstances." Following the reversal, eBay took its case to the Supreme Court, where it prevailed. In the majority opinion the Supreme Court concluded that a permanent injunction in patent infringement cases can be issued only if the plaintiff can show that the issue satisfies a four factor test (see below). As the legal battle dragged on, MercExchange cut its workforce from more than 40 employees to just three. MercExchange also was derided as a "patent troll" – inventors who use the threat of injunctions to extract hefty legal settlements for violating patents of dubious value. But it also ruled that District Court erred in denying an injunction on the basis that MercExchange does not itself practice the patented invention. That test requires a plaintiff to demonstrate: (1) that it has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law are inadequate to compensate for that injury; (3) that considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction. The decision to grant or deny such relief is an act of equitable discretion by the district court, reviewable on appeal for abuse of discretion. ( ) Neither the District Court nor the Court of Appeals below fairly applied these principles. Although the District Court recited the traditional four factor test, 275 F. Supp.2d, at 711, it appeared to adopt certain expansive principles suggesting that injunctive relief could not issue in a broad swath of cases. Most notably, it concluded that a “plaintiff's willingness to license its patents” and “its lack of commercial activity in practicing the patents” would be sufficient to establish that the patent holder would not suffer irreparable harm if an injunction did not issue. Id., at 712. But traditional equitable principles do not permit such broad classifications. For example, some patent holders, such as university researchers or self made inventors, might reasonably prefer to license their patents, rather than undertake efforts to secure the financing necessary to bring their works to market themselves. Such patent holders may be able to satisfy the traditional four factor test, and we see no basis for categorically denying them the opportunity to do so. The court noted that it had consistently rejected invitations to replace traditional equitable considerations with a rule allowing automatic injunctions in its copyright law cases such as New York Times Co. v. Tasini, 533 U. S. 483 (2001).

Последующие события

30 июля 2007 года Окружной суд вновь вынес постановление, отрицающее судебный запрет, постановив, что, исходя из истории лицензирования или попытки лицензирования патента MercExchange, денежные убытки в размере 30 миллионов долларов были достаточным средством. 28 февраля 2008 года стороны объявили, что достигли соглашения после шести лет судебного разбирательства. Согласно соглашению, MercExchange должна была передать патенты eBay; условия соглашения были конфиденциальными.