Введение
Доктрина недопустимости оспаривания уступкодателя – это доктрина патентного права Соединенных Штатов, запрещающая продавцу (уступкодателю) патента оспаривать действительность патента в последующих судебных разбирательствах о нарушении патентных прав. Доктрина основана на доктрине юридического эстоппеля, которая запрещает дарителю (как правило, недвижимости) оспаривать действительность своего дарения. В деле Diamond Scientific Co. против Ambico, Inc. Апелляционный суд Соединенных Штатов по федеральному округу разграничил принципы, применимые к эстоппелю уступкодателя, и принципы, применимые к эстоппелю лицензиата. В связи с этим суд постановил, что доктрина, изложенная в деле Lear, Inc. против Adkins, которая применяется к лицензиям и устанавливает, что публичная политика требует, чтобы лицензиатам не препятствовали в оспаривании действительности потенциально недействительных патентов, не распространяется на уступки прав. Британским аналогом этой доктрины является доктрина о недопустимости ухудшения условий передачи прав. В соответствии с этой доктриной, как разъяснено в деле British Leyland Motor Corp. против Armstrong Patents Co., продавцу недвижимости или товаров не разрешается предпринимать какие-либо действия (например, подавать иск о нарушении), которые уменьшают ценность приобретенного товара для покупателя. Таким образом, правообладатель авторских прав на глушитель автомобиля, продав автомобиль, не может подать иск о нарушении авторских прав с целью предотвращения послепродажи запасных глушителей покупателям этих автомобилей. Применение британской доктрины за пределами имущественного права впоследствии, после дела Leyland, было ограничено контекстом защиты прав потребителей.
Примеры
Например, если Том продал свои права на патент США Джерри, а затем Джерри подал в суд на Тома за нарушение этого патента, Том не имеет права оспаривать действительность патента, поскольку он является изобретателем. "Доктрина запрета переуступки прав (assignor estoppel) предотвращает несправедливость и несправедливость, возникающие, когда стороне разрешается продать патентные права, а затем утверждать, что проданное ею имеет нулевую ценность." Mentor Graphics Corp. v. Quickturn Design Systems, Inc., 150 F.3d 1374 (Fed. Cir. 1998). Эта доктрина распространяется и на тех, кто находится в "правовой связи" (privity) с переуступателем. Если Том становится крупнейшим акционером другой компании, и эта компания подает в суд на Джерри за нарушение патента, этой компании, скорее всего, будет запрещено ссылаться на недействительность патента в качестве защиты, даже если Том лично не участвовал в процессе нарушения.
Судебная практика
Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co., 266 U. S. 342, 45 S. Ct. 117 (1924). Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220 (Fed. Cir. 1988), при определенных обстоятельствах принципы справедливости могут иметь приоритет над доктриной недопустимости отрицания ранее сделанных заявлений (estoppel). Mentor Graphics Corp. v. Quickturn Design Sys., Inc., 150 F.3d 1374, 1377–79 (Fed. Cir. 1998) («Без исключительных обстоятельств, лицо, передающее патент, вместе с передачей отказывается от права впоследствии оспаривать действительность переданного патента»). Shamrock Technologies, Inc. v. Med. Sterilization, Inc., 903 F.2d 789, 793 (Fed. Cir. 1990) (установив, что доктрина недопустимости отрицания ранее сделанных заявлений распространяется на стороны, связанные с передателем). Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc. 594 U.S. (2021) вновь подтверждает принцип доктрины недопустимости отрицания ранее сделанных заявлений, если передатель противоречит «явным или подразумеваемым заявлениям, сделанным им при передаче патента».